文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 于小杰

　　我方代理的原告廣東威法定制家居股份有限公司的關(guān)于第10663491號(hào)“威法”商標(biāo)無效宣告行政糾紛一案取得了勝訴的一審判決書（（2022）京73行初2848號(hào)），一審法院支持了我方的觀點(diǎn)，撤銷國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出的無效宣告裁定。該案件是針對(duì)《商標(biāo)法》第四十四條第一款“不正當(dāng)手段獲得注冊(cè)”的焦點(diǎn)問題，代理原告方勝訴的一案，值得我們總結(jié)研究。

　　焦點(diǎn)問題

　　訴爭(zhēng)商標(biāo)是否違反2013年《商標(biāo)法》第四十四條第一款的規(guī)定，即是否以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)。

　　案情簡(jiǎn)介

　　商標(biāo)的基本情況：

　　訴爭(zhēng)商標(biāo)由自然人余英海于2012年3月23日申請(qǐng)注冊(cè)，并于2014年6月6日獲準(zhǔn)注冊(cè)，后于2020年5月27日由余英海轉(zhuǎn)讓給無錫李康鑫化工有限公司。廣東威法定制家居股份有限公司在2021年1月20日以第10663491號(hào)“威法 VIFA”商標(biāo)違反2013年《商標(biāo)法》第四條、第七條、第十條第一款第（八）項(xiàng)、第四十四條第一款的規(guī)定向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出無效宣告請(qǐng)求。

　　國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2021年11月15日作出商評(píng)字[2021]第318447號(hào)無效宣告裁定書，認(rèn)定：

　　2013年《商標(biāo)法》第四十四條第一款中“以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”涉及的是撤銷商標(biāo)注冊(cè)的絕對(duì)事由，一般是指損害公共秩序或者公共利益，或者妨礙商標(biāo)注冊(cè)管理秩序的商標(biāo)注冊(cè)行為，而本案中爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)并不屬于上述情形，故爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)未違反2013年《商標(biāo)法》第四十四條第一款的規(guī)定。

　　申請(qǐng)人請(qǐng)求依據(jù)的2013年《商標(biāo)法》第十條第一款第（八）項(xiàng)“有其他不良影響”是指商標(biāo)對(duì)我國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、宗教、民族等社會(huì)公共利益和公共秩序產(chǎn)生消極的、負(fù)面的影響。本案爭(zhēng)議商標(biāo)不存在上述情形，未違反上述規(guī)定。

　　因此，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)于爭(zhēng)議商標(biāo)予以維持。

　　北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院于2023年7月10日作出一審判決，認(rèn)定：根據(jù)原告所提交的在案證據(jù)顯示，在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)之前，其已在家居行業(yè)使用“威法vifa”商標(biāo)，考慮到該標(biāo)志為臆造詞匯，具有一定的獨(dú)創(chuàng)性，訴爭(zhēng)商標(biāo)與原告在先使用的具有較高顯著性的標(biāo)志相同，難謂巧合。同時(shí)，訴爭(zhēng)商標(biāo)原申請(qǐng)注冊(cè)人除本案訴爭(zhēng)商標(biāo)外，還在多個(gè)類別上多次申請(qǐng)包括“天貓”“老板家”“寶仕龍”“九陽集”“萬家利”等與他人在先知名品牌具有較高近似度的商標(biāo)，且存在兜售商標(biāo)牟利的行為。雖然訴爭(zhēng)商標(biāo)已轉(zhuǎn)讓至本案第三人，但該轉(zhuǎn)讓行為并不能改變?cè)?cè)人申請(qǐng)?jiān)V爭(zhēng)商標(biāo)時(shí)存在惡意的情形。因此，原注冊(cè)人申請(qǐng)注冊(cè)訴爭(zhēng)商標(biāo)的行為已構(gòu)成2013年商標(biāo)法第四十四條第一款規(guī)定所指情形。被訴裁定認(rèn)定有誤，本院予以糾正。

　　辦案思路

　　在訴訟中，圍繞焦點(diǎn)問題，我方首先根據(jù)“毒樹之果”的理論，強(qiáng)調(diào)訴爭(zhēng)商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓行為不是其正當(dāng)?shù)目罐q理由。

　　根據(jù)《北京市高級(jí)人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》的規(guī)定，訴爭(zhēng)商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)違反商標(biāo)法相關(guān)規(guī)定的，訴爭(zhēng)商標(biāo)的申請(qǐng)人或者注冊(cè)人僅以其受讓該商標(biāo)不存在過錯(cuò)為由主張?jiān)V爭(zhēng)商標(biāo)應(yīng)予核準(zhǔn)注冊(cè)或者維持有效的，不予支持。

　　針對(duì)被告當(dāng)庭陳述的《北高院審理指南》17.4的規(guī)定，訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人具有本審理指南第 17.3 條規(guī)定的情形，但訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的時(shí)間較早，且在案證據(jù)能夠證明訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人對(duì)該商標(biāo)具有真實(shí)使用意圖并實(shí)際投入商業(yè)使用的，可以根據(jù)具體情況，認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)不構(gòu)成“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的情形。我方特別強(qiáng)調(diào)，該條款中所指的訴爭(zhēng)商標(biāo)的申請(qǐng)人，即本案爭(zhēng)議商標(biāo)的原注冊(cè)人余英海，對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)根本沒有任何使用，在案證據(jù)中的使用是爭(zhēng)議商標(biāo)受讓人，即本案第三人的使用，這不屬于該條款的考慮范圍。更不能因商標(biāo)轉(zhuǎn)讓行為使得爭(zhēng)議商標(biāo)原注冊(cè)人余英海不正當(dāng)注冊(cè)、擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序、非法獲利的行為得以規(guī)避，否則將會(huì)使該條款的立法目的落空。本案第三人的商業(yè)行為助長(zhǎng)了擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序的不良風(fēng)氣，而被告的行為更是與當(dāng)前司法政策相違背。

　　其次，針對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)原注冊(cè)人余英海的惡意注冊(cè)行為，我方從以下幾個(gè)方面舉證證明。第一，訴爭(zhēng)商標(biāo)原注冊(cè)人余英海為自然人，自2009年2月27日至2017年11月1日，累計(jì)申請(qǐng)注冊(cè)了多達(dá)46件商標(biāo)，其中18件商標(biāo)均已無效。其名下商標(biāo)涉及第6、7、9、11、12、18、19、20、24、25、35和39類群組，這些商標(biāo)的差異較大，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了實(shí)際使用的范疇，其行為屬于典型的不以使用為目的注冊(cè)商標(biāo)。

　　第二，詳細(xì)舉證證明訴爭(zhēng)商標(biāo)原注冊(cè)人余英海摹仿知名品牌注冊(cè)商標(biāo)的情況。尤其是其在多個(gè)類別申請(qǐng)注冊(cè)與知名綜合性購物網(wǎng)站天貓相同的“ ”文字商標(biāo)及與淘寶圖標(biāo)“淘公仔”（ ）高度近似的“ ”圖形商標(biāo)。同時(shí)強(qiáng)調(diào)在爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)日前，原告“威法VIFA”商標(biāo)已經(jīng)廣泛宣傳和使用，并具有一定知名度。訴爭(zhēng)商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)難謂巧合。訴爭(zhēng)商標(biāo)原注冊(cè)人具有攀附他人商譽(yù)的一貫惡意。

　　第三，通過在白兔商標(biāo)查詢系統(tǒng)、商標(biāo)超市網(wǎng)等多個(gè)網(wǎng)站進(jìn)行檢索并公證，證明訴爭(zhēng)商標(biāo)原注冊(cè)人余英海具有兜售商標(biāo)，非法獲利的行為。

　　舉例如下：

　　根據(jù)《北京市高級(jí)人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》的規(guī)定17.3關(guān)于“其他不正當(dāng)手段”的認(rèn)定，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定屬于商標(biāo)法第四十四條第一款規(guī)定的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”：（3）訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人具有兜售商標(biāo)，或者高價(jià)轉(zhuǎn)讓未果即向在先商標(biāo)使用人提起侵權(quán)訴訟等行為的。

　　同時(shí)，強(qiáng)調(diào)訴爭(zhēng)商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓行為即是訴爭(zhēng)商標(biāo)原注冊(cè)人將摹仿原告品牌的“威法”商標(biāo)轉(zhuǎn)讓獲利的行為。

　　再次，經(jīng)查詢國(guó)家企業(yè)信用信息網(wǎng)和愛企查網(wǎng)站，爭(zhēng)議商標(biāo)原注冊(cè)人余英海名下無個(gè)體工商戶，也并不擔(dān)任任何企業(yè)的法人職務(wù)，其不具有經(jīng)營(yíng)主體的資格，其申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)并獲準(zhǔn)注冊(cè)的行為，屬于以商標(biāo)法第四十四條第一款規(guī)定的欺騙手段注冊(cè)商標(biāo)的情形。同時(shí)，這進(jìn)一步印證了爭(zhēng)議商標(biāo)原注冊(cè)人余英海不以使用為目的大量注冊(cè)商標(biāo)的情形。

　　綜上，通過以上三個(gè)方面的舉證，證明訴爭(zhēng)商標(biāo)原注冊(cè)人的行為違反2013年商標(biāo)法第四十四條第一款的規(guī)定。事實(shí)證明，法院支持了我方的上述主張。

　　典型意義

　　最高人民法院、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)同保護(hù)的意見》，要推動(dòng)構(gòu)建知識(shí)產(chǎn)權(quán)“嚴(yán)保護(hù)、大保護(hù)、快保護(hù)、同保護(hù)”工作格局。

　　 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2023年4月20日印發(fā)的《系統(tǒng)治理商標(biāo)惡意注冊(cè)促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展工作方案（2023-2025年）》中，“商標(biāo)惡意注冊(cè)行為治理”是工作的重點(diǎn)，要嚴(yán)格依法打擊商標(biāo)惡意注冊(cè)行為，最大限度壓縮商標(biāo)惡意注冊(cè)行為生存空間。

　　《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見》（2023年7月14日）第十二條：持續(xù)完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系。嚴(yán)厲打擊侵犯商業(yè)秘密、仿冒混淆等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為和惡意搶注商標(biāo)等違法行為。加大對(duì)侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)違法犯罪行為的刑事打擊力度。

　　根據(jù)當(dāng)前的司法政策，我們正是要助力企業(yè)維權(quán)，幫助企業(yè)打擊惡意搶注商標(biāo)的違法行為，掃清企業(yè)商標(biāo)品牌發(fā)展障礙，為民營(yíng)企業(yè)的發(fā)展保駕護(hù)航。

　　參考文獻(xiàn)：

　　【1】（2022）京73行初2848號(hào)