2016年6月,中國公民鄭某某及其擔(dān)任法定代表人的湛江某公司在深圳中院起訴韓國福庫電子株式會社(下稱“韓國福庫”)在華子公司青島福庫電子有限公司(下稱“青島福庫”,其與“韓國福庫”合稱為“福庫”)侵害其商標(biāo)權(quán)并索賠人民幣1000萬元,青島福庫在應(yīng)訴的同時在深圳中院起訴鄭某某及湛江某公司侵害其著作權(quán)。兩案歷經(jīng)一審、二審及再審程序,集佳代理青島福庫在這兩例涉及“一品石”在先著作權(quán)及在后商標(biāo)權(quán)沖突的雙向互訴案件中據(jù)理力爭,并于近日先后收到最高人民法院作出的再審勝訴判決。
一、基本案情
韓國福庫成立于1978年,致力于高壓電飯煲及家用電器的研發(fā)和生產(chǎn)。2006年,韓國福庫開發(fā)出內(nèi)膽材質(zhì)為黃銅鍍金、天然滑石、鑄鐵等電飯煲,并命名為黃金銅、一品石、打鐵名匠等系列,還專門聘請設(shè)計公司設(shè)計藝術(shù)標(biāo)識。在同期市場上,只有韓國福庫設(shè)計生產(chǎn)了純石鍋內(nèi)膽電飯煲,“一品石”內(nèi)膽電飯煲產(chǎn)品一上市,立即獲得廣泛關(guān)注。
2007年7月,廣東省湛江市居民鄭某某在“電壓力鍋”等廚房器具商品上申請注冊第6175220號“一品石”商標(biāo),并于同年8月成立湛江市某公司。2008年4月,鄭某某又申請注冊另一枚第6671221號“一品石”商標(biāo),該枚商標(biāo)的字形與前一枚商標(biāo)略有變化,著作權(quán)圖樣及涉案相關(guān)標(biāo)識如下附圖所示:
鄭某某上述兩枚商標(biāo)分別于2010年2月和5月核準(zhǔn)注冊。在兩枚商標(biāo)注冊滿五年后,自2015年11月起,鄭某某開始向工商部門行政投訴青島福庫及其經(jīng)銷商商標(biāo)侵權(quán)。福庫亦在被行政投訴后從2016年起對鄭某某“一品石”商標(biāo)先后提出撤三和無效宣告申請,但因商標(biāo)核準(zhǔn)注冊已滿五年等因素,未能成功撤銷或無效其注冊商標(biāo)。
2016年6月,鄭某某及湛江某公司一紙訴狀,將青島福庫告上法庭。
二、案件分析
接受委托后,集佳律師建議福庫從在先著作權(quán)等角度進行抗辯,并反訴或另訴鄭某某及湛江某公司侵害其著作權(quán)。因一審法院未接受青島福庫的反訴意見,青島福庫另訴鄭某某及湛江某公司侵害其著作權(quán)。
集佳經(jīng)分析研判后認(rèn)為,綜合兩案案情來看,著作權(quán)案件的勝負(fù)至關(guān)重要。而在著作權(quán)案件中,核心點在于對“”作品獨創(chuàng)性及對方接觸可能性兩方面的證據(jù)收集及論理。為此,集佳律師在收集大量證據(jù)的基礎(chǔ)上,從書法作品的創(chuàng)作特點、獨創(chuàng)性判斷要件入手,認(rèn)為即便是在現(xiàn)有字體基礎(chǔ)上經(jīng)選擇、取舍、編排設(shè)計等活動而形成的個性化表達的書法文字造型,即已滿足著作權(quán)法對于作品獨創(chuàng)性的要求,構(gòu)成書法美術(shù)作品。同時,盡管被訴方主張其獨立設(shè)計“一品石”商標(biāo),且對方商標(biāo)申請前福庫一品石電飯煲尚未進入中國市場,僅有韓國的在先發(fā)表證據(jù)及2007年4月中國廣交會上展出的報道(文字報道中未明確顯示“一品石”圖樣)及照片等證據(jù),被訴方似乎不具有接觸的可能性。但是,集佳律師對此挖掘大量證據(jù)后,證明被訴方惡意搶注包括韓國其他品牌在內(nèi)的多個知名品牌,同時,結(jié)合被訴標(biāo)識與在先美術(shù)作品高度近似的情形,從概率學(xué)、邏輯推理、高度蓋然性等角度,強調(diào)其具有接觸可能性。
對于商標(biāo)侵權(quán)案件,集佳律師在代理過程中,重點強調(diào)福庫的在先著作權(quán),鄭某某等惡意注冊的商標(biāo)不具有實質(zhì)合法性,其惡意行使商標(biāo)權(quán)的行為構(gòu)成權(quán)利濫用,應(yīng)依據(jù)最高院第82號指導(dǎo)案例“歌力思”案的裁判規(guī)則等,對其訴訟請求不應(yīng)予以支持。同時,從全面抗辯的角度出發(fā),在該案中還分別從混淆誤認(rèn)的可能性、合理來源、權(quán)利人無真實使用商標(biāo)意圖等多角度進行全方位抗辯。
三、法院判決
青島福庫在兩案中的訴求在一二審程序中均未獲得法院支持,故而依法向最高人民法院就兩案申請再審。最高人民法院審查兩案后均依法裁定予以提審。
經(jīng)提審,最高院在著作權(quán)再審案件中認(rèn)定:“”書法文字造型是個性化選擇、取舍、編排的結(jié)果,屬于作者的獨創(chuàng)性表達,構(gòu)成著作權(quán)法意義上的美術(shù)作品。被控侵權(quán)標(biāo)志使用的是“”美術(shù)作品中排除了公有領(lǐng)域創(chuàng)作素材之后的獨創(chuàng)性表達部分,二者構(gòu)成實質(zhì)性相似。著作權(quán)法上的接觸可能性并不限于對國內(nèi)作品的接觸,對于在國外發(fā)表的作品,國內(nèi)主體也具有接觸可能性。被控侵權(quán)標(biāo)志是否已作為商標(biāo)注冊,并不能成為其侵害他人著作權(quán)的合法抗辯事由。據(jù)此,最高院再審判決撤銷一、二審判決,改判鄭某某及湛江某公司停止侵權(quán)并承擔(dān)賠償責(zé)任。
經(jīng)提審,最高院在商標(biāo)權(quán)再審案件中認(rèn)定:民事訴訟活動應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則。不具有合法權(quán)利基礎(chǔ)的權(quán)利請求不應(yīng)得到支持。根據(jù)最高人民法院第82號指導(dǎo)案例裁判要點,當(dāng)事人違反誠實信用原則,損害他人合法權(quán)益,擾亂市場正當(dāng)競爭秩序,惡意取得、行使商標(biāo)權(quán)并主張他人侵權(quán)的,人民法院應(yīng)當(dāng)以構(gòu)成權(quán)利濫用為由,判決對其訴訟請求不予支持。本案中,由于鄭某某及湛江某公司取得及使用涉案商標(biāo)權(quán)的行為系在侵犯青島福庫合法在先著作權(quán)的基礎(chǔ)上進行,該行為違反了誠實信用原則,不具有正當(dāng)性,但其仍據(jù)此向青島福庫提起商標(biāo)侵權(quán)之訴,其訴訟行為構(gòu)成權(quán)利濫用,其訴訟請求缺乏合法的權(quán)利基礎(chǔ)而不予支持。據(jù)此,最高人民法院判決撤銷一、二審判決,改判駁回鄭某某及湛江某公司的訴訟請求。
四、典型意義
在本著作權(quán)再審案件中,最高人民法院對書法美術(shù)作品獨創(chuàng)性的認(rèn)定、實質(zhì)性相似的判定、接觸可能性的推定以及運用邏輯推理和日常生活經(jīng)驗對相關(guān)證據(jù)進行全面客觀的審核認(rèn)定等方面,均對類似案件具有指導(dǎo)意義。
最高人民法院就商標(biāo)侵權(quán)再審案件所做判決,再次確認(rèn)了違反誠實信用原則惡意取得并行使商標(biāo)權(quán)利構(gòu)成權(quán)利濫用,即便其商標(biāo)形式上獲準(zhǔn)注冊,亦不具有實質(zhì)上的合法性,其權(quán)利不具有保護的基礎(chǔ),相關(guān)主張不應(yīng)得到法律支持。該判決再次彰顯中國司法機關(guān)從司法層面制止非法搶注者試圖通過形式合法的已注冊商標(biāo)進行惡意索賠的決心,為權(quán)利人在遭遇同類情形如何合法維權(quán)提供了又一經(jīng)典判例。
兩份再審判決展現(xiàn)了我國對于加強知識產(chǎn)權(quán)保護、加大制止商標(biāo)惡意注冊、惡意訴訟的力度和趨勢。在民事訴訟中賦予被搶注者以抗辯權(quán),從而堵住非法搶注者的權(quán)利行使路徑,使其無利可圖,以凈化市場環(huán)境、鼓勵正當(dāng)競爭為指引,堅決制止惡意搶注等商業(yè)標(biāo)識侵權(quán)行為,為知名品牌的培育和成長提供良好的法律環(huán)境。
本案也啟示相關(guān)市場主體,在遭遇到類似商標(biāo)被搶注及惡意訴訟時,應(yīng)堅定合法維權(quán)并據(jù)理力爭的信心和決心。從風(fēng)險防控角度,在開展相關(guān)業(yè)務(wù)前,應(yīng)盡可能提前進行商標(biāo)申請注冊等布局,在相關(guān)作品創(chuàng)作完成后及時進行相關(guān)版權(quán)登記,對包括商標(biāo)、版權(quán)等在內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)進行合理布局,在獲權(quán)、用權(quán)、維權(quán)等方面合理規(guī)劃并適時尋求知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)人士的意見和建議。