文/北京市集佳律師事務(wù)所 董逸文
摘要：在關(guān)聯(lián)企業(yè)或進(jìn)行技術(shù)合作的企業(yè)之間，經(jīng)常有通過借調(diào)或兼職的形式調(diào)派技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)研發(fā)或技術(shù)指導(dǎo)工作，期間完成的職務(wù)發(fā)明歸屬問題有時不能協(xié)商確定，或者存在技術(shù)進(jìn)出口等問題，因此有必要討論這種情況下的職務(wù)發(fā)明歸屬問題。
在關(guān)聯(lián)企業(yè)之間或者進(jìn)行技術(shù)合作的企業(yè)之間，經(jīng)常有通過借調(diào)或兼職的形式調(diào)派技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)研發(fā)或技術(shù)指導(dǎo)工作，期間由調(diào)派的技術(shù)人員完成了職務(wù)發(fā)明。這種情況也經(jīng)常發(fā)生在跨境集團(tuán)企業(yè)之中（經(jīng)常有境外企業(yè)向中國境內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)調(diào)派技術(shù)人員，并且為了方便發(fā)放工資等原因，調(diào)派人員會與境內(nèi)企業(yè)簽訂勞動合同）。
盡管大部分情況下職務(wù)發(fā)明的權(quán)屬問題可以由兩公司之間在完成發(fā)明的事先或事后自行確定歸屬，但合資公司或者進(jìn)行技術(shù)合作的無關(guān)聯(lián)關(guān)系企業(yè)之間不一定能在事后協(xié)定權(quán)利歸屬；而即使是在關(guān)聯(lián)企業(yè)之間，無償或以象征性對價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)可能涉及到法人人格混同的問題。此外，當(dāng)兩企業(yè)之中存在境外企業(yè)時，由于在跨境企業(yè)之間轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)屬于技術(shù)進(jìn)口或出口，這樣的轉(zhuǎn)讓還需符合技術(shù)進(jìn)出口的規(guī)定。因此，有必要討論這種情況下的職務(wù)發(fā)明歸屬問題。
除了執(zhí)行本單位工作任務(wù)的職務(wù)發(fā)明的問題之外，由于調(diào)派后的發(fā)明人會利用實際工作單位的物質(zhì)技術(shù)條件，因此這類糾紛還涉及到利用物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明的問題?！?】
一、職務(wù)關(guān)系及執(zhí)行研發(fā)任務(wù)對職務(wù)發(fā)明歸屬的影響
在現(xiàn)行法律【2】和司法實踐下，如果各方?jīng)]有對專利申請權(quán)另行約定，執(zhí)行工作任務(wù)類的職務(wù)發(fā)明（“任務(wù)型發(fā)明”）要求：（1）用人單位為發(fā)明人的“本單位”（即建立了職務(wù)關(guān)系），且涉案發(fā)明是在發(fā)明人在職期間或離職后一年內(nèi)完成的；（2）發(fā)明人在用人單位擔(dān)任研發(fā)崗位職務(wù)，參與有關(guān)技術(shù)的研發(fā)項目并承擔(dān)相應(yīng)研發(fā)任務(wù)（即執(zhí)行研發(fā)任務(wù)）；（3）發(fā)明人對發(fā)明的實質(zhì)性部分做出了創(chuàng)造性貢獻(xiàn)。
根據(jù)《專利法實施細(xì)則》第12條，“本單位”包括“臨時工作單位”，并沒有限定發(fā)明人必須與工作單位形成了勞動法意義上標(biāo)準(zhǔn)的正式勞動關(guān)系。除了標(biāo)準(zhǔn)的正式勞動關(guān)系外，在企業(yè)單位中，實際工作單位和發(fā)明人的常見用工模式還可能有：借調(diào)/委派用工或共享員工（常見于關(guān)聯(lián)公司）、兼職等其他個人勞務(wù)雇傭關(guān)系（包括退休返聘、實習(xí)等）等。
從法院的判例來看，無論是借調(diào)/委派還是兼職雇傭的用人單位【3】，均是受法院承認(rèn)的“臨時工作單位”，例如在一起員工為聘任員工的案件中，一審法院南京市中級人民法院指出，判斷借調(diào)、聘任中的實際工作單位是否構(gòu)成“本單位”應(yīng)當(dāng)考慮的因素包括“1、職工勞動報酬的領(lǐng)??；2、單位是否為職工實際安排了工作崗位；3、單位是否將職工納入工資安排及工作考察對象”【4】（該案中一審法院另要求判斷“發(fā)明人完成發(fā)明創(chuàng)造的時間及發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)特點(diǎn)”，但該要求與借調(diào)、兼職單位是否屬于“本單位”關(guān)系不大）。這表明職工的工資發(fā)放和工作指揮監(jiān)督是否與之有關(guān)，是判斷是否為“本單位”的主要因素。
從立法沿革上來看，隨著我國改革開放后雇傭關(guān)系類型的不斷多元化，作為一個帶有計劃經(jīng)濟(jì)色彩的詞匯，“本單位”在專利法及實施細(xì)則中職務(wù)發(fā)明條款中的范圍不斷地在發(fā)生擴(kuò)大（例如2001年修改《專利法實施細(xì)則》中加入了“本單位包括臨時工作單位”的規(guī)定），一般認(rèn)為“本單位”應(yīng)當(dāng)采取廣義解釋，借調(diào)、兼職、實習(xí)等編制工資可能仍在原單位，但工作任務(wù)上受借入單位、聘用單位、實習(xí)單位的支配的情況下，實際工作單位應(yīng)當(dāng)屬于“臨時工作單位”，即屬于專利法意義上的“本單位”?！?】
因此，考慮到原單位與實際工作單位均是發(fā)明人在專利法意義上的“本單位”，兩單位能否取得研發(fā)成果的權(quán)屬，取決于其是哪一方向發(fā)明人指派了研發(fā)任務(wù)——如果是由原單位或?qū)嶋H工作單位單獨(dú)指派研發(fā)任務(wù)時（當(dāng)研發(fā)人員調(diào)派到實際工作單位后，有時也會繼續(xù)進(jìn)行原單位的研發(fā)任務(wù)），職務(wù)發(fā)明應(yīng)歸屬于指派研發(fā)任務(wù)的原單位或?qū)嶋H工作單位；而如果原單位和實際工作單位共同管理并確定研發(fā)計劃的研發(fā)任務(wù)，則職務(wù)發(fā)明屬于兩單位合作完成的，兩單位共有該職務(wù)發(fā)明?！?】
如果研發(fā)人員在實際工作單位工作時，兩單位共同管理項目，但僅由其中一個單位對研發(fā)技術(shù)和方向上的管理并確定研發(fā)任務(wù)，另一單位僅承擔(dān)輔助工作例如行政管理職能，是否屬于上述的兩單位合作完成的發(fā)明？參考《合同法》上的相關(guān)規(guī)定，這樣的發(fā)明不屬于合作完成的發(fā)明——《合同法》第335條規(guī)定，合作技術(shù)開發(fā)合同的當(dāng)事人的主要義務(wù)包括按約定進(jìn)行投資、分工參與和協(xié)作配合研發(fā)工作，而根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（“技術(shù)合同司法解釋”）第19條第2款的規(guī)定，“一方僅提供資金、設(shè)備、材料等物質(zhì)條件或者承擔(dān)輔助協(xié)作事項，另一方進(jìn)行研究開發(fā)工作的，屬于委托開發(fā)合同”。因此，僅承擔(dān)行政管理職能等輔助性工作的單位并不能取得職務(wù)發(fā)明的權(quán)屬或共有權(quán)，必須起到確定研發(fā)方向等技術(shù)上的管理職能才可取得職務(wù)發(fā)明的權(quán)屬或共有權(quán)。
綜上所述，無論是原單位還是實際工作單位，在發(fā)明人完成職務(wù)發(fā)明時，只要起到了發(fā)明技術(shù)成果相應(yīng)的指派研發(fā)任務(wù)、確定研發(fā)方向等技術(shù)上的管理職能時，即可取得職務(wù)發(fā)明的權(quán)屬或共有權(quán)。
二、使用實際工作單位的物質(zhì)技術(shù)資源對職務(wù)發(fā)明歸屬的影響
對于“主要利用本單位物質(zhì)技術(shù)條件”完成的職務(wù)發(fā)明，學(xué)界因完成發(fā)明對物質(zhì)技術(shù)條件的依賴性，常稱之為“依賴型發(fā)明”?！?】在本文討論的一些情況下，研發(fā)人員在調(diào)派后會使用實際工作單位的資金、設(shè)備、原材料、技術(shù)秘密等物質(zhì)技術(shù)條件進(jìn)行研發(fā)，而研發(fā)任務(wù)全程是由原單位指派（當(dāng)然，也有可能出現(xiàn)反過來的情況，由實際工作單位指派研發(fā)任務(wù)，而由原單位提供物質(zhì)技術(shù)條件）。對此，《全國法院知識產(chǎn)權(quán)審判工作會議關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件若干問題的紀(jì)要》（2001年，以下簡稱“審理技術(shù)合同糾紛紀(jì)要”）第6條做出了規(guī)定：
“完成技術(shù)成果的個人既執(zhí)行了原所在法人或者其他組織的工作任務(wù)，又就同一科學(xué)研究或者技術(shù)開發(fā)課題主要利用了現(xiàn)所在法人或者其他組織的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的技術(shù)成果的權(quán)益，由其原所在法人或者其他組織和現(xiàn)所在法人或者其他組織協(xié)議確定，不能達(dá)成協(xié)議的，由雙方合理分享。”
因此，雙方可協(xié)議約定歸屬，而若實際工作單位同意原單位無償或以支付使用費(fèi)為對價使用這些物質(zhì)技術(shù)條件時，也可推知實際工作單位同意原單位完全取得專利申請權(quán)的意思。
但若雙方未做約定或未明確同意使用物質(zhì)技術(shù)條件時，專利申請權(quán)將由雙方合理分享。第6條中并未限定合理分享的方式，可能有共享技術(shù)成果（由雙方共有，或一方持有并授予另一方實施許可），也可能是共享經(jīng)濟(jì)收益（如分享經(jīng)濟(jì)收益，或返還研發(fā)所依賴物質(zhì)技術(shù)條件的經(jīng)濟(jì)價值）。但如果一律認(rèn)定由雙方共享技術(shù)成果，在原單位原本不愿意新單位通過投入資金和常見物質(zhì)條件取得技術(shù)成果時，就未免有失妥當(dāng)，特別是在常見的發(fā)明人的原、新單位之間的職務(wù)發(fā)明權(quán)屬糾紛中（例如發(fā)明人從原單位離職后一年內(nèi)，利用新單位物資繼續(xù)完成原單位研發(fā)任務(wù)的發(fā)明），原單位通常并沒有共享技術(shù)成果的意思，因此難以判定由雙方共享技術(shù)成果。
從物質(zhì)技術(shù)條件的分類來看，包括物質(zhì)條件和技術(shù)條件，物質(zhì)條件指資金、設(shè)備、器材、原材料，技術(shù)條件則指未公開的技術(shù)成果、階段性技術(shù)成果或者關(guān)鍵技術(shù)。一些學(xué)者從條件的“可替代性”考慮不同類型條件的貢獻(xiàn)價值，進(jìn)而考慮是否屬于職務(wù)發(fā)明——可替代性較低的條件的貢獻(xiàn)更大，依賴其完成的發(fā)明屬于職務(wù)發(fā)明，反之則可能不屬于。由于利用技術(shù)條件完成發(fā)明時，往往是在技術(shù)條件的基礎(chǔ)上完成的，其可替代性較低；而物質(zhì)條件中，一般物質(zhì)條件，包括資金以及普通設(shè)備、零部件、原材料等條件通過公開渠道是可以獲取的，單純從技術(shù)角度而言，可替代性較高；而一些專用的設(shè)備、原材料可能難以從公開途徑獲得，并包含本單位的一些專有技術(shù)，可替代性較低。【8】上述的“一般物質(zhì)條件”可稱為“物資投入”，技術(shù)條件和“專有物質(zhì)條件”可稱為“技術(shù)投入”。
盡管“可替代性”標(biāo)準(zhǔn)的觀點(diǎn)并未得到學(xué)界和法院的普遍認(rèn)同——原因之一在于，物資投入盡管可以公開取得，但雇員通常無力負(fù)擔(dān)研發(fā)資金和使用設(shè)備物料的費(fèi)用，而很多法院也未采取將物質(zhì)技術(shù)條件的“專有性”和“不可替代性”作為認(rèn)定職務(wù)發(fā)明的標(biāo)準(zhǔn)。【9】換句話說，即使從技術(shù)角度而言，完成發(fā)明對物資投入沒有很高的依賴度，但從財務(wù)角度而言，由于一般雇員難以負(fù)擔(dān)研發(fā)資金，仍然需要依賴雇主的物資投入完成研發(fā)。因此，在一般的雇員與雇主之間的權(quán)屬糾紛中，物質(zhì)條件是否專有不能成為判斷是否屬于職務(wù)發(fā)明的因素——當(dāng)然，技術(shù)投入一方可以獲取職務(wù)發(fā)明權(quán)屬并無爭議。
而在本文探討的兩個單位的職務(wù)發(fā)明權(quán)屬爭議中，筆者認(rèn)為，一方面可以考慮研發(fā)項目對實際工作單位物資投入在財務(wù)上的依賴度（主要是指原單位的研發(fā)資金是否緊張，是否無力或無計劃負(fù)擔(dān)該研發(fā)項目的投入，派遣發(fā)明人至實際工作單位是否是為了依賴其物質(zhì)條件完成該發(fā)明），另一方面可以考慮雙方合作模式來推斷雙方對權(quán)屬分配的意愿，并參考“技術(shù)合同司法解釋”第19條第2款對于技術(shù)開發(fā)合同是否實質(zhì)上屬于技術(shù)委托合同的規(guī)定。
例如，如果在研發(fā)過程中對實際工作單位的財務(wù)依賴度很高，這種情況下雙方合作的目的正是利用實際工作單位的物質(zhì)條件進(jìn)行研發(fā)，則可以認(rèn)為實際工作單位有權(quán)從技術(shù)上分享技術(shù)成果，應(yīng)當(dāng)獲得專利共有權(quán)，或者由于實際工作單位僅提供資金、物質(zhì)條件而比較接近“技術(shù)合同司法解釋”第19條第2款的情況，類似于委托開發(fā)合同，因而至少應(yīng)當(dāng)獲得無償實施許可；而如果發(fā)明人被調(diào)派的目的主要是合作完成其他研究項目，該研究項目僅是在主要工作之外完成，而且對實際工作單位的財務(wù)依賴度也很低，則可認(rèn)為雙方的合作并不是要利用實際工作單位物質(zhì)條件研發(fā)，因此實際工作單位并不應(yīng)當(dāng)從技術(shù)上分享技術(shù)成果，可通過返還研發(fā)資金或一定比例的收益等方式，由原單位從經(jīng)濟(jì)上補(bǔ)償或回報實際工作單位。
三、調(diào)派員工完成開發(fā)任務(wù)時的技術(shù)歸屬總結(jié)
根據(jù)以上法律法規(guī)、案例以及學(xué)術(shù)觀點(diǎn)，在關(guān)聯(lián)單位或者合作技術(shù)開發(fā)的單位之間，按照研發(fā)項目管理方式以及提供的物質(zhì)技術(shù)條件情況進(jìn)行分類，原單位或?qū)嶋H工作單位能否取得職務(wù)發(fā)明的權(quán)屬或共有權(quán)的規(guī)則，筆者進(jìn)行如下總結(jié)：
?。?）原單位或?qū)嶋H工作單位承擔(dān)指派研發(fā)任務(wù)、確定研發(fā)方向等技術(shù)上的管理職能時，可以取得職務(wù)發(fā)明的權(quán)屬或共有權(quán)；
（2）原單位或?qū)嶋H工作單位僅承擔(dān)行政管理工作等輔助性工作時，不能因此取得職務(wù)發(fā)明的權(quán)屬或共有權(quán)；
（3）發(fā)明人在完成發(fā)明時主要利用了原單位或?qū)嶋H工作單位的專有技術(shù)等技術(shù)條件，原單位或?qū)嶋H工作單位可以取得職務(wù)發(fā)明的權(quán)屬或共有權(quán)；
（4）發(fā)明人在完成發(fā)明時是執(zhí)行原單位或?qū)嶋H工作單位一方的研發(fā)任務(wù)，但主要利用了另一方的資金、設(shè)備、材料等在技術(shù)上可替代的物質(zhì)條件，如果指派任務(wù)的一方對該物質(zhì)條件的財務(wù)上依賴度很高，則提供物質(zhì)條件的一方可取得共有權(quán)或至少取得無償實施許可；
?。?）如第（4）種情況下，如果指派任務(wù)上述物質(zhì)條件的財務(wù)上依賴度很低，則提供物質(zhì)條件的一方不應(yīng)當(dāng)取得職務(wù)發(fā)明的共有權(quán)。
注釋
【1】在《專利法》最新修訂案的送審稿（2018年12月）中，主要利用本單位物質(zhì)技術(shù)條件的發(fā)明已經(jīng)不再法定地歸屬于職務(wù)發(fā)明了，如通過的修訂案中采納了該方案，則在本文中所討論的情況中無需考慮該問題。
【2】《專利法》第6條以及《專利法實施細(xì)則》第12、13條。
【3】“上海靜遙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司與章鴻斌專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛”，（2017）滬73民初350號，上海知識產(chǎn)權(quán)法院，2018年。
【4】“北京養(yǎng)雞業(yè)協(xié)會與李慶康專利權(quán)權(quán)屬糾紛二審民事判決書”，（2014）蘇知民終字第0027號，江蘇省高級人民法院，2014年。
【5】尹新天：《中國專利法詳解（縮編版）》，知識產(chǎn)權(quán)出版社，2012年9月第2版，第54頁。
【6】見《專利法》第8條和《合同法》第340條的規(guī)定。
【7】戴哲：《論依賴型職務(wù)發(fā)明的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)——以〈專利法〉第六條為解釋對象》，載《法律方法》2020年第1期。
【8】向波：《職務(wù)發(fā)明的判定及其權(quán)利歸屬問題研究——兼論〈專利法修改草案〉第6條的修改和完善》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2016年第9期。
【9】同前注4。