文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 張春水
當(dāng)今世界，科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力。為了推動(dòng)科技創(chuàng)新，世界各國紛紛制定了專利法。盡管從專利法的立法宗旨上來看，世界各國制定專利法的目的是相同的，而且隨著全球化的不斷發(fā)展，國際合作不斷深化，與之相應(yīng)地出現(xiàn)了《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》、專利合作協(xié)定(PCT)等國際性專利程序。但是，根據(jù)各國的實(shí)際情況，各國專利法在很多規(guī)定上仍存在細(xì)微的區(qū)別，很多時(shí)候，恰恰是這些細(xì)微的區(qū)別將影響專利能否獲得授權(quán)或是否獲得恰當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)范圍。因此，讓外國申請人清晰地了解和理解這些具有中國特有的專利實(shí)踐是十分必要的。由于中國特有的規(guī)定這個(gè)題目很大，筆者本文僅探討中國專利法實(shí)施細(xì)則22.2款規(guī)定的相關(guān)規(guī)定及相關(guān)實(shí)踐，以供外國申請人（當(dāng)然包括處理外內(nèi)案件的中外專利律師）參考。
中國專利法實(shí)施細(xì)則22.2款規(guī)定，“引用兩項(xiàng)以上權(quán)利要求的多項(xiàng)從屬權(quán)利要求，只能以擇一方式引用在前的權(quán)利要求，并不得作為另一項(xiàng)多項(xiàng)從屬權(quán)利要求的基礎(chǔ)”。通常大家會將“引用兩項(xiàng)以上權(quán)利要求的多項(xiàng)從屬權(quán)利要求作為另一項(xiàng)多項(xiàng)從屬權(quán)利要求的基礎(chǔ)”的情況叫做“多項(xiàng)從屬權(quán)利要求引用多項(xiàng)從屬權(quán)利要求”，甚至簡稱為“多項(xiàng)引多項(xiàng)”或“多引多”。特別需要說明的是，如果并列獨(dú)立權(quán)利要求引用多項(xiàng)從屬權(quán)利要求，則不屬于多引多。這一點(diǎn)外國申請人經(jīng)常容易混淆，在實(shí)際處理案件過程中經(jīng)常遇到客戶提供的意見將獨(dú)立權(quán)利要求也修改為僅僅引用前一套權(quán)利要求的第一項(xiàng)。具體例子將在修改方式部分給出。
如上所述，中國不允許在權(quán)利要求中存在多引多的情況。但是，在其他大部分國家和地區(qū)組織（如歐洲專利局、德國、美國等）是允許多引多的。因此，通過PCT途徑或巴黎公約途徑進(jìn)入中國國家階段的外國申請（可以簡稱為“外內(nèi)申請”）基本上都存在多引多的權(quán)利要求。何時(shí)、如何修改這些多引多的權(quán)利要求常常困擾著外國申請人。下面筆者將詳細(xì)進(jìn)行說明。
一、修改機(jī)會
1）申請階段進(jìn)行修改
在通過巴黎公約途徑進(jìn)入中國時(shí)直接修改申請文件。
2）在主動(dòng)修改期限內(nèi)進(jìn)行修改
在通過PCT途徑進(jìn)入中國國家階段時(shí)進(jìn)行PCT28/41條修改。巴黎公約或者PCT進(jìn)入國家階段的專利申請：發(fā)明，在提出實(shí)質(zhì)審查請求時(shí)或者在收到發(fā)明專利申請進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書之日起的3個(gè)月內(nèi)提出修改；實(shí)用新型：可以自申請日起兩個(gè)月內(nèi)提出主動(dòng)修改。
3）收到審查員的通知（包括OA、補(bǔ)正和電話通知）進(jìn)行修改
如果審查員的通知指出了多引多缺陷，則在答復(fù)時(shí)進(jìn)行修改。當(dāng)然，即使審查員的通知并未指出多引多缺陷，申請人也可以依據(jù)節(jié)約審查程序原則來主動(dòng)進(jìn)行修改。
在1）申請階段進(jìn)行修改的優(yōu)點(diǎn)在于，在專利申請不存在其他缺陷時(shí)可以盡早獲得授權(quán)，尤其對于實(shí)用新型申請來說，有可能直接獲得授權(quán)。其缺點(diǎn)在于，如果是通過刪除技術(shù)方案的方式（如下述修改方式1）-3））來修改權(quán)項(xiàng)，則有可能會在后續(xù)程序中出現(xiàn)修改超范圍的情況出現(xiàn)（例如，在刪除了某一技術(shù)方案并且說明書中并未明確記載有該技術(shù)方案的情況下，如果在后續(xù)程序中想要通過修改保護(hù)該技術(shù)方案的話，有可能會涉及修改超范圍的問題）。另一缺點(diǎn)在于，如果是通過拆分多項(xiàng)從屬權(quán)利要求的方式（如下述修改方式4））來修改權(quán)項(xiàng)，則會增加權(quán)項(xiàng)數(shù)量，所以由于該修改而導(dǎo)致權(quán)項(xiàng)數(shù)超過10項(xiàng)時(shí)需要繳納額外的權(quán)利要求附加費(fèi)。
在2）和3）的時(shí)候進(jìn)行修改的優(yōu)點(diǎn)在于，可以根據(jù)審查員的審查意見或根據(jù)其他國家同族申請的審查結(jié)果來最大限度地保留技術(shù)方案、不會出現(xiàn)上面提到的修改超范圍的問題、不會發(fā)生額外的權(quán)利要求附加費(fèi)，甚至個(gè)別情況下有可能審查員也不一定會指出（當(dāng)然這種情況極少發(fā)生），因?yàn)槎嘁嗖皇菍＠麩o效的相關(guān)條款；其缺點(diǎn)在于，在OA通知書中會被審查員指出存在多引多缺陷，而且有時(shí)候只有這一個(gè)多引多的缺陷而影響申請的授權(quán)速度，尤其對于實(shí)用新型的申請而言。
二、修改方式
下面以具體的例子說明對多引多缺陷可以采取的相關(guān)修改方式。
?示例
1.一種裝置，其特征在于，技術(shù)特征A。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征B。
3.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征C。
4.根據(jù)權(quán)利要求1-3中任一項(xiàng)所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征D。
5.根據(jù)權(quán)利要求1-4中任一項(xiàng)所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征E。
6.一種設(shè)備，包括根據(jù)權(quán)利要求1-5中任一項(xiàng)所述的裝置。
在上述示例中，權(quán)利要求4-5存在多引多的缺陷。
首先強(qiáng)調(diào)一下，國外申請人在遇到多引多的審查意見時(shí)，經(jīng)常把獨(dú)立權(quán)利要求6修改為“6.一種設(shè)備，包括根據(jù)權(quán)利要求1所述的裝置”。這種修改是沒有必要的，因此需要明確告訴申請人，針對獨(dú)立權(quán)利要求6可以保持不修改，修改后的方案數(shù)量明顯減少，不修改對于申請人而言是非常有利的。
方式 1）修改存在多引多缺陷的多項(xiàng)從屬權(quán)利要求
例如，修改為：
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征D。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征E。
或者，修改為：
4.根據(jù)權(quán)利要求2所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征D。
5.根據(jù)權(quán)利要求2所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征E。
或者
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征D。
5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征E。
或者
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征D。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征E。
這種修改方式的原則是減少引用的從屬權(quán)項(xiàng)，從而避免了多引多，減少了技術(shù)方案，申請人可以按照技術(shù)方案進(jìn)行選擇。
方式 2）修改作為引用項(xiàng)的多項(xiàng)從屬權(quán)利要求
例如，修改為：
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征C。
或者，將權(quán)3修改為“根據(jù)權(quán)利要求2所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征C”。
這樣從屬權(quán)利要求4可以保持不修改。
方式 3）將幾個(gè)從屬權(quán)利要求的特征以或的方式寫到一個(gè)或幾個(gè)從屬權(quán)利要求中，減少權(quán)利要求修改拆分的項(xiàng)數(shù)。
當(dāng)然，這種有個(gè)前提，是這幾個(gè)特征確實(shí)是并列的或者可以視為是并列的，有時(shí)候這種修改方式也比較有效，可以酌情使用。
例如，修改為
4.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征D或E。
5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征D或E。
方式 4）拆分多項(xiàng)從屬權(quán)利要求
例如，修改為：
4.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征D。
5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征D。
6.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征E。
7.根據(jù)權(quán)利要求3所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征E。
8.根據(jù)權(quán)利要求4所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征E。
9.根據(jù)權(quán)利要求5所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征E。
修改方式1）-3）的優(yōu)點(diǎn)在于，權(quán)利要求的引用關(guān)系會比較簡潔，修改不易出錯(cuò)；其缺點(diǎn)在于，需要?jiǎng)h除部分技術(shù)方案。
修改方式4）的優(yōu)點(diǎn)在于，將所有的技術(shù)方案都保留；其缺點(diǎn)在于，修改后的權(quán)利要求項(xiàng)數(shù)會變多，尤其對于權(quán)利要求本身較多的申請中，會分拆出大量的技術(shù)方案，容易搞混引用關(guān)系而且容易出錯(cuò)。
總而言之，在當(dāng)前的中國專利實(shí)踐下，因?yàn)榘l(fā)明申請基本通常至少會發(fā)出一次OA通知書，所以在申請階段（即修改機(jī)會1））就進(jìn)行修改只有壞處，而不會帶來任何明顯的好處。由此，對于巴黎公約進(jìn)中國的發(fā)明申請，一般不建議在申請階段就進(jìn)行修改，但是對于實(shí)用新型申請而言，如果申請人急于獲得授權(quán)，則可以在申請階段就修改多引多，有很大的可能性直接獲得授權(quán)。特別說明，多引多缺陷的修改方式并沒有標(biāo)準(zhǔn)答案，可以單獨(dú)使用上述方式1）-4）來進(jìn)行修改，也可以結(jié)合使用上述方式1）-4）來進(jìn)行修改，要始終牢記修改的目的是：保留盡量多的技術(shù)方案、盡量保留保護(hù)范圍大的權(quán)項(xiàng)、而且保留客戶認(rèn)為有用的技術(shù)方案，同時(shí)保證權(quán)利要求書清楚。