文/北京市集佳律師事務(wù)所 戈曉美

　　近日，集佳律師事務(wù)所收到了由南京中院作出的準許原告撤訴的裁定書，集佳代理被告山東巴羅克生物科技有限公司應訴發(fā)明專利侵權(quán)一審案件由此圓滿終結(jié)。以下就本案過程中被告應對策略中的幾大亮點進行分析，以饗讀者。

　　案情簡介：

　　本案涉及原告杭州百伴生物技術(shù)有限公司訴被告山東巴羅克生物科技有限公司關(guān)于名稱為“高通量樣品管理系統(tǒng)”、專利號為ZL201310207204.8的發(fā)明專利權(quán)侵權(quán)糾紛。訴狀中，原告要求被告賠償人民幣1萬元，案件過程中原告積極搜集各類侵權(quán)證據(jù)，隨后增加訴訟請求至索賠100萬人民幣，再追加至索賠1500萬。被告方面，接到被訴通知后，立即組成專業(yè)律師團隊，申請中止審理為案件準備贏得寶貴時間，針對涉案專利先后兩次提起無效宣告請求，堅持不懈檢索現(xiàn)有技術(shù)，最終依靠有利的現(xiàn)有技術(shù)抗辯成功擊退原告的千萬索賠，原告最終被迫撤訴。

　　案情詳析：

　　1、專利問題無小事，低索賠案件勿輕視

　　在司法實踐中，通常較高的索賠額會給被控侵權(quán)人強大的震懾作用，同時也會引起其高度重視和強有力的反抗。反之，如果原告要求較低的索賠額，則被控侵權(quán)人通常不會施之以較高的注意力，往往會輕視它。甚至有些被控侵權(quán)人會選擇“破財消災”，不聘請專業(yè)的律師，而自行與原告方和解了事。但如果被控侵權(quán)人真的如此消極應對，則非常有可能是落入了原告精心設(shè)計的訴訟策略中！

　　在本案中，原告控告被告發(fā)明專利侵權(quán)，在起訴時僅要求索賠人民幣1萬元。法院組織第一次開庭審理時，原告當庭提交被控侵權(quán)產(chǎn)品大量銷售和許諾銷售的證據(jù)，追加訴訟請求至索賠人民幣100萬。期間，涉案專利經(jīng)兩次無效宣告請求，但仍屹立不倒。原告由此對涉案專利的穩(wěn)定性信心大增，進一步全面搜集被控侵權(quán)產(chǎn)品廣泛銷售和許諾銷售的證據(jù)，并進一步追加訴訟請求至索賠人民幣1500萬。昔日區(qū)區(qū)小案一躍成為千萬大案。

　　因此，專利問題無小事，一旦被訴，請務(wù)必積極應對。被控告專利侵權(quán)，這不僅關(guān)系到企業(yè)所應用的技術(shù)方案能否繼續(xù)使用，對應的產(chǎn)品是否可以銷售，還關(guān)系到整個企業(yè)的聲譽，因為一旦同意和解則向社會傳遞出了自認侵權(quán)的信號。

　　2、提出中止訴訟審理請求，力爭更多時間準備應對

　　被訴侵權(quán)的被告，通常都希望能夠?qū)⒃V訟審理中止下來，以能夠充分的時間來準備。目前司法實踐中已經(jīng)明確否定了當事人惡意濫用管轄權(quán)異議拖延訴訟時間的做法。在專利訴訟中，比較慣用的做法是通過針對涉案專利提出無效請求來中止侵權(quán)訴訟的審理。

　　2011年7月1日施行、2015年第二次修訂的《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第8-11條規(guī)定了受理的侵權(quán)糾紛案件是否應當予以中止的幾種情形，具體如下：

　　上述除外情況主要是考慮如下因素：專利類型：發(fā)明、新型、還是外觀？新型和外觀是否經(jīng)歷過無效程序？新穎和外觀的評價報告的結(jié)論？被告的現(xiàn)有技術(shù)抗辯證據(jù)？中止請求的提出時間是否在答辯期內(nèi)？請求的理由、證據(jù)是否充分？換言之，審理侵權(quán)訴訟的法院是否會中止審理程序，一方面會考慮提出中止請求的時間，但最為核心的影響因素在于專利的穩(wěn)定性，即提出無效宣告請求的證據(jù)和理由是否足夠強？

　　本案中，在依據(jù)第一次無效請求申請中止審理時，法院并沒有支持我們。但在第二次無效請求中，由于我方找到了較為強有力的證據(jù)，法院認為可能會較大程度上影響涉案權(quán)利基礎(chǔ)的穩(wěn)定性的情況下，同意了我方的中止請求。由此，集佳團隊盡最大努力為客戶爭取了更多的準備時間。

　　3、多次啟動無效宣告程序，檢索有利證據(jù)永不放棄

　　在應對原告方提起的專利侵權(quán)訴訟時，針對涉案專利提起無效宣告請求是被告方通常采用的重要舉措之一。如果在專利侵權(quán)訴訟過程中將原告的權(quán)利基礎(chǔ)無效掉，那么便起到了釜底抽薪的效果。根據(jù)司法解釋二第二條的規(guī)定，權(quán)利人在專利侵權(quán)訴訟中主張的權(quán)利要求被專利復審委員會宣告無效的，審理專利權(quán)糾紛案件的人民法院便可以裁定駁回權(quán)利人基于該無效權(quán)利要求的起訴。

　　在本案中，集佳團隊曾兩次代表被告針對涉案專利提出無效宣告請求。在這兩次無效中，集佳團隊指導客戶從出版物公開、使用公開、證人證言等多種舉證方式，提出涉案專利相對于多種證據(jù)結(jié)合沒有創(chuàng)造性的理由。但是基于對現(xiàn)有技術(shù)文件公開內(nèi)容的不同理解，以及對于使用公開證據(jù)鏈完成性的較高要求，該無效理由并沒有得到復審委的支持。

　　但，現(xiàn)有技術(shù)的檢索是永無窮盡和沒有止境的。凡是已授權(quán)的專利，只要屬于申請日前的現(xiàn)有技術(shù)，就不應該被維持，“瑕疵專利”的權(quán)利人不應占有合理壟斷的權(quán)利，任何人任何時候均有針對“瑕疵專利”提出無效請求的權(quán)利。本案中，盡管兩次無效請求均未成功無效掉涉案專利，集佳團隊始終不會放棄。事實證明，這種堅持是非常有價值的。

　　4、終獲有利現(xiàn)有技術(shù)抗辯，成功擊退原告千萬索賠

　　如前所述，被告曾嘗試兩次請求宣告涉案專利無效，但均未成功。這種情況下，集佳團隊始終沒有放棄對現(xiàn)有技術(shù)的檢索，終于在第二次開庭前期找到了一篇在先的日本專利技術(shù)作為現(xiàn)有技術(shù)抗辯證據(jù)！

　　現(xiàn)有技術(shù)抗辯是我國《專利法》在2008年第三次修改中引入的一項重要抗辯制度：在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實施的技術(shù)或者設(shè)計屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。據(jù)此，無需顧及所涉及的專利權(quán)是有效還是無效，法院可直接判定被控告侵權(quán)人不侵權(quán)。

　　本案中，涉案專利權(quán)利要求1記載了如下特征：“網(wǎng)格形支架設(shè)計有卡鎖機構(gòu)，可與管狀容器底部的結(jié)構(gòu)配合，將管狀容器固定于支架上，并使所有管狀容器的底部位于同一水平面上”。該特征是否應當被認定為功能性技術(shù)特征？還是屬于《解釋二》第八條所述“本領(lǐng)域技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實現(xiàn)上述功能或效果的具體實施方式”的但書情況？其保護范圍是否僅限于說明書中的具體實施方式？以及等同原則的范圍多大？對于上述技術(shù)問題和法律問題的理解，原被告雙方的觀點存在嚴重分歧。

　　集佳團隊在第二次開庭時將該新檢索到的現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)提交至法庭，并主張：被控侵權(quán)產(chǎn)品采用了與現(xiàn)有技術(shù)相同的技術(shù)，均為在凍存盒底面中設(shè)置與凍存管底面對應貼合、相互匹配嵌套的互補結(jié)構(gòu)。在這種情況下，無需考慮涉案專利的狀態(tài)是有效還是無效的問題，不用糾結(jié)于前述權(quán)利要求的解釋和侵權(quán)判定等復雜的技術(shù)問題和法律問題，只要被控侵權(quán)技術(shù)屬于現(xiàn)有技術(shù)，則可以直截了當?shù)氐贸銮謾?quán)指控不成立的結(jié)論。

　　從案件結(jié)果來看，原告在專利權(quán)經(jīng)兩次無效宣告仍維持有效的情況下撤回起訴，正是該強有力的現(xiàn)有技術(shù)抗辯證據(jù)發(fā)揮了重要作用！因此，本案是成功適用現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度擊退原告千萬索賠的典型代表。