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文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司保定分部 張博
在實際工作中，沒有做檢索的情況下，專利申請文件的撰寫人員在撰寫申請文件時，需要確定必要技術特征，此時往往為了追求較大的保護范圍，將交底書中發(fā)明人提供的技術方案進行分解，這種行為是處于為客戶考慮的情況下做出的，本身是無可厚非的，但是分解后經(jīng)常會出現(xiàn)與原發(fā)明本意發(fā)生偏差的情況，造成申請文件出現(xiàn)若干問題，本文將對這些問題進行淺析。
一、為什么要進行技術方案分解：
專利法第56條規(guī)定：“發(fā)明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求?！?
也就是說，專利的保護范圍以權利要求的內容為準，尤其是對于獨立權利要求來說，獨立權利要求決定著專利的最大保護范圍，因為在侵權判定時，全面覆蓋原則是專利侵權判定中的一個最基本原則，所謂全面覆蓋原則，是指如果被控物或者方法侵權成立，那么該產(chǎn)品或者方法應該具備專利權利要求中所描述的每一項特征，缺一不可。并且在判定專利侵權時，最先適用的是全面覆蓋原則。
因此，必要的技術方案分解能夠進一步的細化技術方案，細化技術特征，確保獨立權利要求中只具有必要技術特征。
二、依據(jù)什么進行技術方案分解：
專利代理人涉及到分解技術方案的問題時，應當與作為專業(yè)技術人員的發(fā)明人進行溝通，以確保分解后的技術方案仍然符合發(fā)明人的發(fā)明意圖。
專利代理人不應當僅僅根據(jù)發(fā)明人提供的背景技術自行判斷進行技術方案分解，因為發(fā)明人并不了解背景技術對于撰寫人員的撰寫來說意味著什么，發(fā)明人提供的背景技術不一定是最接近的現(xiàn)有技術。
即使做了相應的檢索，檢索結果也不一定是審查員的檢索結果，那么背景技術實際上還是不確定的，唯一確定的只有交底書中的技術方案和發(fā)明人的發(fā)明意圖。
因此，應當基于發(fā)明人的發(fā)明意圖，找出符合該發(fā)明意圖的技術方案，進行適當上位，尋求合理的保護范圍，通過與發(fā)明人溝通確定權利要求。而不是基于發(fā)明人提供的背景技術來確定技術問題，并對技術方案進行分解。
三、從專利申請文件的撰寫人員角度看技術方案分解：
為了追求最大保護范圍，撰寫人員會對發(fā)明人提供的交底書中的技術方案進行多次優(yōu)化重組，獨立權利要求的技術方案將與交底書中的技術方案發(fā)生偏差，理論上撰寫人員會希望這種偏差僅僅帶來保護范圍擴大的有益效果。
案例：交底書中：
1、背景技術：
房屋建筑物內安裝的給水、排水管路系統(tǒng)都會存在這樣一種安裝情況，即管材需要穿過樓板以實現(xiàn)上層樓板與下層樓板之間管路的連通。而上層樓板預留的管材通道不一定與下層樓板預留的管材通道是同心的，由于施工誤差都是偏心的。
2、提供的解決技術問題的原技術方案為：
提供一個雙偏心裝置，包括可轉動的安裝在管材通道上的部件A，部件A開設有第一偏心孔，部件B可轉動的設置在第一偏心孔中，部件B開設有第二偏心孔，那么第二偏心孔相對于管材通道來說，為雙偏心設置，即相對于管材通道來說，第一偏心孔為第一次偏心，第二偏心孔為第二次偏心，在下文中簡稱雙偏心。
使用時，需要使用兩個雙偏心裝置，第一個雙偏心裝置的部件A可轉動的安裝在上層樓板預留的管材通道中，第二個雙偏心裝置的部件A可轉動的安裝在下層樓板預留的管材通道中，通過轉動各自的部件A和部件B，實現(xiàn)第一個雙偏心裝置的部件B的第二偏心孔與第二個雙偏心裝置的部件B的第二偏心孔同心，然后將管材插在兩個第二偏心孔連通即可。
為了便于理解，在本文章的最后有一張附圖供參考。
3、有益效果：
部件A可轉動，第一偏心孔可實現(xiàn)360°旋轉，部件B可轉動，第二偏心孔可實現(xiàn)360°旋轉，通過部件A和部件B的轉動，能夠實現(xiàn)偏心且提高了偏心調節(jié)范圍，具體是通過部件B的第二偏心孔實現(xiàn)的，并且，也可以實現(xiàn)第二偏心孔與管材通道同心。
4、撰寫人員撰寫的權利要求為：
權1：安裝在管材通道中的部件A，部件A開設有與管材插接第一偏心孔；
權2：還包括部件B，部件B開設有與管材插接的第二偏心孔，部件B與部件A連接，第二偏心孔的中心線與管材通道的中心線偏心設置。
5、審查員下發(fā)的審通中對比文件1公開的內容:
權1：安裝在管材通道中的部件A，部件A開設有與管材插接第一偏心孔。
下面將對上述的例子進行分析：
從撰寫人員撰寫的權利要求1中可以看出，撰寫人員的本意應該是為了追求保護范圍，而將部件B和部件A分開，屬于分解技術方案，此時，出現(xiàn)的問題是：
1、原技術方案被分解后與原技術方案本意偏離；
第一，撰寫人員在分解技術方案后，由于某種原因導致撰寫出現(xiàn)了失誤，通過閱讀權1和權2可以得知，無法明確的得到原技術方案中的雙偏心的技術方案，最重要的一點就是，部件A是可轉動的沒有公開，出現(xiàn)了分解時的遺漏，再次導致分解后的技術方案與原技術方案本意偏離。
第二，交底書中的原技術方案為雙偏心，其作用為克服施工誤差的偏心并且提高了第二偏心孔的偏心調節(jié)范圍，但是第一偏心孔本身也為偏心，其作用同樣為克服施工誤差的偏心，如果沒有遺漏的分解原技術方案，權1應該為部件A可轉動設置在管材通道中，部件A開設有與管材插接第一偏心孔；權2應該為部件B可轉動設置在第一偏心孔中，部件B開設有第二偏心孔；從上面可以看出，權1是有技術效果的，權2也是有技術效果的，針對發(fā)明人提供的背景技術來說，兩者的技術效果是相同的，都是克服施工誤差的偏心，分解原技術方案后可以獲得更大的保護范圍，但是此時權1中的技術方案的本意已經(jīng)與交底書中原技術方案的本意偏離。
2、原技術方案被分解后可能帶來的問題；
第一，在本案例中，撰寫人員對交底書中技術方案的分解很明顯是基于發(fā)明人提供的背景技術進行的，雙偏心能夠克服施工誤差的偏心，單偏心也能夠克服施工誤差的偏心，那么雙偏心應當不屬于必要技術特征，由此分解之后，單偏心才是必要技術特征，但是此時會有一個不確定性因素，就是發(fā)明人提供的背景技術是否真的為最接近的現(xiàn)有技術，一般情況下都不是，因此，基于一個不真實的背景技術對技術方案進行分解后，得出的必要技術特征肯定是有誤的。
第二，解決的技術問題發(fā)生了變化，實際上，第一偏心孔的作用是克服施工誤差的偏心，第二偏心孔的作用同樣是克服施工誤差的偏心，但是其同時還具有了新的技術效果，就是提高了偏心調節(jié)范圍，克服施工誤差的偏心與提高偏心調節(jié)范圍完全是兩個不同的技術問題，如果根據(jù)發(fā)明人提供的背景技術來看，應當確定克服施工誤差的偏心為技術問題，而根據(jù)其實際提供的技術方案來看，提高偏心調節(jié)范圍才是其解決的技術問題，當然同時還能夠解決克服施工誤差的偏心的技術問題。
第三，發(fā)明人本身屬于技術人員，一般對于專利撰寫了解并不深刻，一旦其提供的技術方案被分解，會認為權利要求中的技術方案并不是自己要保護的技術方案，雙方會有分歧。
對與上述的“1、原技術方案被分解后與原技術方案本意偏離”的問題：
對于“第一”中出現(xiàn)的偏離情況，當撰寫人員想要追求較大的保護范圍進行原技術方案分解時，容易出現(xiàn)在分解后忘記將原技術方案復原，甚至說明書部分也沒有記載的情況，導致分解后的技術方案與原技術方案本意偏離，即使分解，也要在后續(xù)的權利要求中將技術方案完善，最簡單的判別方法就是查看是否分解后的若干個權利要求中對應的子方案重新組合后能夠得到原技術方案。對于“第二”中出現(xiàn)的偏離情況，撰寫人員應當尊重發(fā)明人的發(fā)明意圖，不應當擅自更改，撰寫人員涉及到分解技術方案的問題時，應當與作為專業(yè)技術人員的發(fā)明人進行溝通，以確保分解后的技術方案仍然符合發(fā)明人的發(fā)明意圖，而不是僅僅根據(jù)發(fā)明人提供的背景技術自行判斷，因為發(fā)明人并不了解背景技術對于撰寫人員的撰寫來說意味著什么，可能發(fā)明人的發(fā)明意圖只是保護雙偏心這種情況，撰寫人員擴大保護范圍是合理的，但是應當建立在不改變發(fā)明人的發(fā)明意圖的前提下。
對與上述的“2、原技術方案被分解后可能帶來的問題”：
對于“第一”中出現(xiàn)的情況，在撰寫階段，審查員查找到的對比文件是不可預知的，但是發(fā)明人提供的技術方案是已知的，撰寫人員應當在保證邏輯主線的同時，權1應當為發(fā)明人提供的完整的技術方案，以不變應萬變，不管對比文件是什么，只要自己的技術方案確定了，即使最終無法授權也不是由于撰寫的問題，從而避免由于非技術方案問題帶來的授權的不穩(wěn)定性。
對于“第二”中出現(xiàn)的情況，基于背景技術的不確定性，應當以技術方案為準確定技術問題，確保技術方案符合發(fā)明人的發(fā)明意圖，而不應當基于不確定的背景技術來分解技術方案。
對于“第三”中出現(xiàn)的情況，第一個問題就是客戶不滿意，因為本意偏離了，一旦下發(fā)審通，客戶第一個想法就是撰寫人員的錯誤，是撰寫人員沒有寫好或者理解出現(xiàn)偏差導致的，而撰寫人員又是很難向客戶解釋清楚的，因為需要解釋的東西太多了，而客戶一般都沒有耐心聽，撰寫人員需要解釋實際上是這么寫沒有偏差的，屬于擴大保護范圍的行為，可能還要解釋為什么要這么寫，一般客戶會比較認可審查員的審查意見，因為在客戶的眼里，國家知識產(chǎn)權局下發(fā)的文件是比較權威的，至少比撰寫人員是權威的，客戶不一定傾向于審查意見，但他們一定是傾向于國家知識產(chǎn)權局的。
四、如何避免以上問題：
理想情況下，獨立權利要求中應當是只有必要技術特征的，應當是一個完整的能夠解決技術問題的方案，而技術問題是基于背景技術來確定的，但是背景技術的不確定性導致了技術問題的不確定，能夠唯一確定的只有交底書中的技術方案和發(fā)明人的發(fā)明意圖。因此，應當基于發(fā)明人的發(fā)明意圖，找出符合該發(fā)明意圖的技術方案，進行適當上位，尋求合理的保護范圍，通過與發(fā)明人溝通確定權利要求。而不是基于發(fā)明人提供的背景技術來確定技術問題，并對技術方案進行分解。
以上論述均建立在沒有檢索的情況下，但是，即使做了相應的檢索，檢索結果也不一定是審查員的檢索結果，那么背景技術實際上還是不確定的，唯一確定的只有交底書中的技術方案和發(fā)明人的發(fā)明意圖，因此，以不變應萬變是比較恰當?shù)淖龇ā?
題外話：
答復OA時是否會被審查員認為是組合發(fā)明：
一般組合發(fā)明的審通相對于非組合發(fā)明的審通來說，答復難一些，組合發(fā)明屬于將現(xiàn)有技術產(chǎn)品組合起來產(chǎn)生新的技術效果，而往往審查員會認為這種技術效果是只要將申請文件中的現(xiàn)有技術產(chǎn)品組合起來就能夠起到這樣的技術效果，屬于顯而易見的，不具有創(chuàng)造性，那么我們在答復起到的技術效果是否為顯而易見時，技術效果本身相對于具體的技術方案來說是比較抽象的，答復要難一些，而非組合發(fā)明的審通在答復時，我們可以針對技術方案的不同，針對有益效果的不同，針對背景技術的不同等這些非常具體的內容多方面答復，答復內容非常具體，而且答復點很多，整篇答復內容干貨比較多，那么相對來說，也會比較有說服力。因此，在撰寫申請文件時，應當盡量避免被認為屬于組合發(fā)明，而針對對比文件1來說，本次案例明顯被劃為了組合發(fā)明。
審查員在下發(fā)的審查意見中提供的對比文件具有技術方案“安裝在管材通道中的部件A，部件A開設有與管材插接第一偏心孔”，在下文中簡稱單偏心。從本例來看，由于現(xiàn)有技術中具有單偏心的技術方案，那么代理人在撰寫時，將雙偏心的技術方案分解成兩個單偏心，即“部件A開設有與管材插接第一偏心孔”和“第二偏心孔的中心線與管材通道的中心線偏心設置”，前者的技術效果為克服施工誤差的偏心，后者的技術效果為提高第二偏心孔的偏心調節(jié)范圍，實際上，第一偏心孔的作用是克服施工誤差的偏心，第二偏心孔的作用同樣是克服施工誤差的偏心，但是其同時還具有了新的技術效果，就是提高了偏心調節(jié)范圍，權2從技術方案來看屬于組合發(fā)明，那么在答復審查意見的時候會變的難一些，如果在撰寫申請文件時，將雙偏心作為發(fā)明點來寫， 直接對“部件A可轉動，第一偏心孔可實現(xiàn)360°旋轉，部件B可轉動，第二偏心孔可實現(xiàn)360°旋轉，通過部件A和部件B的轉動，能夠實現(xiàn)偏心且提高了偏心調節(jié)范圍，具體是通過部件B的第二偏心孔實現(xiàn)的，并且，也可以實現(xiàn)第二偏心孔與管材通道同心”進行加工寫成權1，情況會好一些，當然這樣會縮小保護范圍，但是，保護范圍應當是建立在符合發(fā)明人的發(fā)明意圖的技術方案的基礎上的，不應當一味的追求保護范圍，客戶提供的技術方案的本意是雙偏心，其技術效果為提高偏心調節(jié)范圍，但是方案分解之后的單偏心并不具備這種技術效果，所以此處的分解技術方案應當被認為是改變了技術方案。
而且，在分解技術方案時，權2技術效果“提高第二偏心孔的偏心調節(jié)范圍”并沒有在申請文件中出現(xiàn)， 雙偏心也因為申請文件中沒有公開“部件A可轉動，第一偏心孔可實現(xiàn)360°旋轉”而丟掉，導致整篇申請文件出現(xiàn)了偏差，偏離了本意。
撰寫人員在撰寫申請文件時為了追求較大的保護范圍而將交底書中發(fā)明人提供的技術方案進行分解，一定要慎重，避免出現(xiàn)遺漏技術方案、偏離發(fā)明本意等情況，保護范圍固然重要，但是符合發(fā)明人發(fā)明意圖的技術方案以及授權的穩(wěn)定性才是前提。
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