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文/北京市集佳律師事務(wù)所 戈曉美
引言：專利權(quán)，作為知識產(chǎn)權(quán)，其并非是使權(quán)利人享有一項(xiàng)權(quán)利，而是用于規(guī)制他人，使其不能為某種行為的一種權(quán)利，即具有排他屬性。在探究專利權(quán)的效力時，也應(yīng)從專利權(quán)的排他權(quán)屬性出發(fā)。針對同一保護(hù)范圍的發(fā)明創(chuàng)造，在一個專利權(quán)中得不到保護(hù)，在另一個專利權(quán)中能夠給予保護(hù)；專利權(quán)終止并不必然導(dǎo)致該技術(shù)進(jìn)入公有領(lǐng)域。關(guān)于這一專利權(quán)的效力問題，困擾了我很久很久，當(dāng)從專利權(quán)的排他屬性思考時，便豁然開朗。
先講一個生動的案例：
同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造于同日既申請了發(fā)明，又申請了實(shí)用新型。
半年左右，實(shí)用新型經(jīng)形式審查，保持原權(quán)利要求范圍（A）獲得授權(quán)后，第三人針對該實(shí)用新型提出無效請求，所用對比文件為D1/D2。專利權(quán)人出于降低無效風(fēng)險(xiǎn)的目的，對實(shí)用新型的權(quán)利要求1作出了修改，即增加了新的技術(shù)特征，后實(shí)用新型專利在無效程序中被維持住，范圍為（A’，顯然A）A’）。值得注意的是：在針對實(shí)用新型的無效決定評述中，D1/D2對實(shí)用新型權(quán)利的新穎性、創(chuàng)造性并不構(gòu)成威脅，換言之，在實(shí)用新型的無效中，即便專利權(quán)人對原權(quán)利要求不做修改，該實(shí)用新型專利也能夠被維持住。
與此同時，針對同日發(fā)明申請的審查還在過程中，審查員同樣以D1/D2的結(jié)合認(rèn)為發(fā)明申請的權(quán)利要求1缺乏新穎性，審查意見認(rèn)為不具備授權(quán)條件的理由與前述實(shí)用新型的無效理由同。申請人對發(fā)明申請的權(quán)利要求沒有做出修改，保護(hù)范圍仍為基于實(shí)用新型無效爭辯及認(rèn)定的理由進(jìn)行了答復(fù)。目前，該發(fā)明申請的審查還在繼續(xù)。
那么問題來了：
1、實(shí)用新型的原權(quán)利要求1的效力如何？
2、發(fā)明申請的權(quán)利要求1（同實(shí)用新型原權(quán)利要求1）應(yīng)不應(yīng)當(dāng)授權(quán)？
3、原權(quán)利要求1獲得授權(quán)后的效力如何？
問題1：實(shí)用新型原授權(quán)權(quán)利要求1的效力如何？
對此，筆者認(rèn)為，不論從無效程序的當(dāng)事人處置原則還是侵權(quán)判定中的禁止反悔原則來看，實(shí)用新型原授權(quán)權(quán)利要求1均被已被無效，不能再將其納入實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍。
首先，根據(jù)當(dāng)事人處置原則，可以認(rèn)為專利權(quán)人已放棄要求針對實(shí)用新型原授權(quán)權(quán)利要求的保護(hù)范圍。《專利審查指南》第四部分第三章2.2當(dāng)事人處置原則部分載明：在無效宣告程序中，專利權(quán)人針對請求人提出的無效宣告請求主動縮小專利權(quán)保護(hù)范圍且相應(yīng)的修改文本已被專利復(fù)審委員會接受的，視為專利權(quán)人承認(rèn)大于該保護(hù)范圍的權(quán)利要求自始不符合專利法及其實(shí)施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定，并且承認(rèn)請求人對該權(quán)利要求的無效宣告請求，從而免去求求人對宣告該權(quán)利要求無效這一主張。
在本案中，針對無效請求人的無效請求，實(shí)用新型專利權(quán)人主動修改了權(quán)利要求的保護(hù)范圍，增加了從屬權(quán)利要求中的技術(shù)特征，相較于原授權(quán)的權(quán)利要求的保護(hù)范圍，修改后的權(quán)利要求的保護(hù)范圍縮小了。根據(jù)上述規(guī)定，原授權(quán)權(quán)利要求1被宣告無效。
其次，根據(jù)禁止反悔原則，專利權(quán)人在實(shí)用新型無效程序中的限縮性修改使得其不能將原權(quán)利要求1重新納入實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍。
《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條規(guī)定：專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效程序中，通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。本案中，專利權(quán)人在無效程序中，針對原權(quán)利要求所作出的限縮性修改即應(yīng)適用上述禁止反悔原則，該放棄的部分不再屬于實(shí)用新型專利權(quán)保護(hù)范圍的內(nèi)容，專利權(quán)人不能“兩頭得利”。
還有觀點(diǎn)認(rèn)為，在實(shí)用新型專利權(quán)的無效宣告決定書中，專利權(quán)得以維持的根本原因并非因?yàn)閷＠麢?quán)人新增的技術(shù)特征，即權(quán)利人的限縮性修改并未對實(shí)用新型專利權(quán)的維持起到實(shí)質(zhì)性的作用，從而認(rèn)為并不能依此認(rèn)為專利權(quán)人放棄了原權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。
針對這一觀點(diǎn)的質(zhì)疑，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第十三條規(guī)定：權(quán)利人證明專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)確權(quán)程序中對權(quán)利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該修改或者陳述未導(dǎo)致技術(shù)方案的放棄。對于如何準(zhǔn)確理解上述條款中規(guī)定的“限縮性修改或者陳述被明確否定”，已決案例（江蘇高院（2016）蘇民終161號民事判決書）認(rèn)為：“明確否定”應(yīng)當(dāng)是指授權(quán)確權(quán)機(jī)構(gòu)以明示的方式明確作出“不予采信的”的否定性意思表示，而不能推定其具有否定性的意思表示。該案中，蔣小平在無效程序中就a、b區(qū)別特征所作的限縮性意見陳述，涉及到與專利創(chuàng)造性的實(shí)質(zhì)性判斷先關(guān)的內(nèi)容，而專利復(fù)審委員會并沒有對a、b區(qū)別特征是否使得涉案專利具有創(chuàng)造性作出明確評價，相當(dāng)于“未予評述”，因而其無論是意思表示的形式還是法律效果均不符合司法解釋關(guān)于“明確否定”的要求。
具體到本案中，雖然無效決定宣告修改后的專利權(quán)予以維持的主要原因并非是基于修改，專利復(fù)審委員會針對該新增的技術(shù)特征甚至沒有評述，因而不能推定其具有否定的意思表示，因此并不構(gòu)成對于禁止反悔原則適用的障礙。
基于上述分析，從禁止反悔原則的適用來看，由于專利權(quán)人在無效程序中的放棄，其不能重新將原權(quán)利要求1的保護(hù)范圍納入進(jìn)來。
問題2：發(fā)明申請的權(quán)利要求1是否應(yīng)當(dāng)被授權(quán)？
考慮是否應(yīng)當(dāng)授權(quán)，主要是需要討論是否與實(shí)用新型專利權(quán)構(gòu)成重復(fù)侵權(quán)的問題，而兩個專利是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造是適用重復(fù)授權(quán)的前提。
根據(jù)專利法第9條的規(guī)定：同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。該條的立法本意是防止專利權(quán)之間的并無必要的重疊，即指同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能有兩項(xiàng)以上的處于有效狀態(tài)的專利權(quán)同時存在。在現(xiàn)行的制度安排下，同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實(shí)用新型專利又申請發(fā)明專利的，只要兩項(xiàng)專利權(quán)不同時存在，就不違反禁止重復(fù)授權(quán)原則。此處，同樣的發(fā)明創(chuàng)造，應(yīng)當(dāng)是指保護(hù)范圍相同的專利申請或者專利，其判斷方法為：就各自請求保護(hù)的內(nèi)容進(jìn)行比較。如被比對的兩項(xiàng)權(quán)利要求所要求保護(hù)的范圍相同，則認(rèn)為是同樣的發(fā)明創(chuàng)造；如一個專利申請或?qū)＠蟊Ｗo(hù)的范圍完全落入并小于另一專利申請要求保護(hù)的范圍，即權(quán)利要求保護(hù)范圍部分重疊的，不應(yīng)認(rèn)為其構(gòu)成同樣的發(fā)明創(chuàng)造而依據(jù)禁止重復(fù)授權(quán)原則拒絕授予專利權(quán)，而是應(yīng)當(dāng)根據(jù)對新穎性、創(chuàng)造性等其他專利授權(quán)條件的審查來決定是否授予專利權(quán)。
在本案中，如上所述，專利權(quán)人已對實(shí)用新型原權(quán)利要求1的保護(hù)范圍進(jìn)行了限縮性修改，實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍與發(fā)明專利申請要求的保護(hù)范圍不相同，審查員應(yīng)當(dāng)對于發(fā)明專利申請是否符合授權(quán)條件予以審查。本案中，在審查發(fā)明專利申請的創(chuàng)造性過程中，審查員所用的對比文件與實(shí)用新型無效程序中予以評價的對比文件基本相同，因此，對于發(fā)明專利權(quán)利要求1的授權(quán)值得期待。
問題3：原權(quán)利要求1獲得授權(quán)后的效力如何？
對此，筆者認(rèn)為，從專利權(quán)的排他屬性來看，專利權(quán)人雖不能再依據(jù)實(shí)用新型原授權(quán)權(quán)利要求1主張權(quán)利，但是可以依據(jù)發(fā)明專利權(quán)利要求1主張權(quán)利。
首先，需要澄清的一點(diǎn)是：雖然通常情況下，專利權(quán)的終止可能導(dǎo)致該技術(shù)進(jìn)入公有領(lǐng)域，但有些例外情況下并非如此。
例如，就從屬專利與基礎(chǔ)專利的關(guān)系來看，假設(shè)基礎(chǔ)專利申請日為2001年1月，從屬專利申請日為2002年1月，后從屬專利因例如沒有按規(guī)定繳納年費(fèi)或者專利權(quán)人書面放棄的方式導(dǎo)致其在期限屆滿前（例如2005）終止，那么該從屬專利權(quán)的終止并不導(dǎo)致該從屬專利技術(shù)就進(jìn)入了公有領(lǐng)域的范疇，公眾仍然不能自由地實(shí)施該從屬專利技術(shù)，因?yàn)榛A(chǔ)專利還在受保護(hù)期限內(nèi)。正如最高院在（2007）行提字第4號判決書中所論述的：任何理性的市場經(jīng)營者不僅應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到某一項(xiàng)專利權(quán)的終止并不當(dāng)然意味著其可以自由使用所涉及的專利技術(shù)，而且應(yīng)當(dāng)能夠注意到本領(lǐng)域所有已經(jīng)公開的專利文件，而不能僅關(guān)注某一份文件即下結(jié)論并據(jù)此魯莽行事。
就本案而言，雖然專利權(quán)人在實(shí)用新型的無效程序中放棄了原權(quán)利要求1的保護(hù)范圍，但是此時該保護(hù)范圍仍在發(fā)明申請的臨時保護(hù)期內(nèi)，發(fā)明授權(quán)后，發(fā)明專利就包括了該權(quán)利要求1的保護(hù)范圍，因此，實(shí)用新型專利權(quán)保護(hù)范圍的部分放棄并不意味著其進(jìn)入了公有領(lǐng)域，發(fā)明專利的專利權(quán)人仍然可以依據(jù)發(fā)明專利權(quán)去主張權(quán)利。
其次，在依據(jù)發(fā)明專利權(quán)主張權(quán)利的情況下，在實(shí)用新型專利權(quán)中的放棄是否會對其產(chǎn)生其他影響呢？筆者認(rèn)為值得討論。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第六條：人民法院可以運(yùn)用與涉案專利存在分案申請關(guān)系的其他專利及其專利審查檔案、生效的專利授權(quán)確權(quán)裁判文書解釋涉案專利的權(quán)利要求。專利審查檔案，包括專利審查、復(fù)審、無效程序中專利申請人或者專利權(quán)人提交的書面材料，國務(wù)院專利行政部門及其專利復(fù)審委員會制作的審查意見通知書、會晤記錄、口審記錄、生效的專利復(fù)審請求審查決定書和專利權(quán)無效宣告請求審查決定書等。基于此，有觀點(diǎn)可能認(rèn)為，對于發(fā)明專利的解釋，專利權(quán)人在實(shí)用新型專利權(quán)的無效程序中作出的意見陳述或者限縮性修改應(yīng)適用禁止反悔原則，即其不得再發(fā)明專利中繼續(xù)主張已經(jīng)在實(shí)用新型中已經(jīng)放棄的保護(hù)范圍。
對此，筆者認(rèn)為，上述邏輯不攻自破。我國專利法允許同一申請人就同樣的實(shí)用新型既申請實(shí)用新型專利又申請發(fā)明專利，主要是考慮為發(fā)明創(chuàng)造提供及時的保護(hù)，并規(guī)定：針對同樣的發(fā)明創(chuàng)造，申請人可以選擇其中一種方式保護(hù)其發(fā)明創(chuàng)造；針對不同保護(hù)范圍的發(fā)明創(chuàng)造，申請人可以同時享有發(fā)明及實(shí)用新型專利權(quán)。那么，在發(fā)明專利權(quán)尚未授權(quán)時，權(quán)利人當(dāng)然有權(quán)選擇決定發(fā)明專利和實(shí)用新型專利分別保護(hù)的范圍。即，在實(shí)用新型專利權(quán)中放棄部分保護(hù)范圍正是為了其能夠在發(fā)明專利中得到保護(hù)，因此該放棄的效果應(yīng)不及于發(fā)明專利，不會對發(fā)明專利產(chǎn)生不利影響。
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