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文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 趙青
在化學(xué)發(fā)明專利的技術(shù)方案中，參數(shù)特征可能是最讓人頭疼的一個(gè)存在。審查員通常會(huì)用很多套話對(duì)其進(jìn)行否定，而申請(qǐng)人出于很多實(shí)際考慮而又不愿放棄，所以作為代理人而言，為了說服審查員，確實(shí)需要思考一些策略。
在《審查指南》中，對(duì)于涉及新穎性的參數(shù)限定，有如下規(guī)定“對(duì)于這類權(quán)利要求，應(yīng)當(dāng)考慮權(quán)利要求中的性能、參數(shù)特征是否隱含了要求保護(hù)的產(chǎn)品具有某種特定結(jié)構(gòu)和／或組成。如果該性能、參數(shù)隱含了要求保護(hù)的產(chǎn)品具有區(qū)別于對(duì)比文件產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和／或組成，則該權(quán)利要求具備新穎性；相反，如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)該性能、參數(shù)無(wú)法將要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品區(qū)分開，則可推定要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品相同，因此申請(qǐng)的權(quán)利要求不具備新穎性，除非申請(qǐng)人能夠根據(jù)申請(qǐng)文件或現(xiàn)有技術(shù)證明權(quán)利要求中包含性能、參數(shù)特征的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)和／或組成上不同。”（第二部分第三章3.2.5）。作為對(duì)策，主要是圍繞“是否能與對(duì)比文件相區(qū)別”而闡述參數(shù)特征在結(jié)構(gòu)上的影響或者進(jìn)行對(duì)比實(shí)驗(yàn)來(lái)加以證明。
然而對(duì)于涉及創(chuàng)造性的參數(shù)限定，《審查指南》中似乎沒有像上述一樣明確的規(guī)定，所以這就是一個(gè)存在博弈的區(qū)域。在本文中，作者通過舉出兩個(gè)實(shí)際案例對(duì)涉及創(chuàng)造性的參數(shù)限定的應(yīng)對(duì)作一些簡(jiǎn)單探討。
一、成功案例
案例1：一種陶瓷電子部件的制造方法
原權(quán)利要求1的內(nèi)容是：“陶瓷電子部件的制造方法，所述陶瓷電子部件具有至少含有Fe、Ni、Zn的磁性體部和埋設(shè)在所述磁性體部?jī)?nèi)的以Cu為主要成分的內(nèi)部導(dǎo)體，
所述方法具有將包含埋設(shè)在磁性體材料中的內(nèi)部導(dǎo)體材料的未焙燒層積體在規(guī)定的升溫速度X（℃/分）和氧分壓Y（Pa）下進(jìn)行焙燒的焙燒工序，所述磁性體材料在焙燒后成為所述磁性體部，所述內(nèi)部導(dǎo)體材料在焙燒后成為所述內(nèi)部導(dǎo)體，
將升溫速度X示于x軸、氧分壓Y示于y軸時(shí)，
所述焙燒在（X，Y）為由A（50，0.05）、B（1000，0.05）、C（1000，0.01）、D（1500，0.01）、E（1500，0.001）、F（2000，0.001）、G（2000，100）、H（1500，100）、I（1500，50）、J（1000，50）、K（1000，10）、L（50，10）圍成的區(qū)域所表示的條件下進(jìn)行，在達(dá)到最高溫度的時(shí)刻開始降溫。”
在審查意見中，審查員引用兩篇對(duì)比文件否定其創(chuàng)造性。具體而言，審查員指出對(duì)比文件3公開了本發(fā)明方法中的由升溫速度和氧分壓構(gòu)成的焙燒條件，區(qū)別點(diǎn)在于磁性體部和內(nèi)部導(dǎo)體的組成不同。而對(duì)比文件1公開了本發(fā)明這樣的磁性體部和內(nèi)部導(dǎo)體。因此，只要將對(duì)比文件3的磁性體部和內(nèi)部導(dǎo)體換成對(duì)比文件1的材料即可得到本發(fā)明。
首先，審查員有關(guān)特征的認(rèn)定基本正確。爭(zhēng)論的焦點(diǎn)在于是否有啟示將對(duì)比文件1與對(duì)比文件3結(jié)合。審查員的觀點(diǎn)是該方法的關(guān)鍵點(diǎn)為焙燒條件，在該焙燒條件被對(duì)比文件3公開的情況下，替換焙燒對(duì)象是容易的。但在本發(fā)明之前，沒有人知道上述焙燒條件可以用來(lái)解決在通常的焙燒條件下將Cu與鐵素體材料整體焙燒、制造陶瓷電阻部件時(shí)會(huì)出現(xiàn)的內(nèi)部導(dǎo)體的主要成分Cu氧化或磁性體部的Fe還原、導(dǎo)致電阻率降低的問題。對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員，根本沒有動(dòng)機(jī)要用對(duì)比文件1記載的內(nèi)部導(dǎo)體和磁性體去替換對(duì)比文件3中的相應(yīng)的成分?？梢?，從發(fā)明的本質(zhì)上講，對(duì)比文件1并未涉及本發(fā)明的技術(shù)問題，對(duì)比文件3與對(duì)比文件1還是有一些距離的，并不容易結(jié)合。因此，申請(qǐng)人的理由還是能站住腳的，并不是毫無(wú)根據(jù)的，這是說服審查員的前提。
但是，在前幾次的審查意見中，審查員也指出了類似的審查意見，可見審查員并不會(huì)輕易認(rèn)可申請(qǐng)人有關(guān)對(duì)比文件的結(jié)合難度的意見。從審查員的邏輯來(lái)看，在看到本發(fā)明的特征分別被公開，權(quán)利要求中又無(wú)法直接體現(xiàn)本發(fā)明的技術(shù)課題和效果，所以對(duì)比文件的結(jié)合并沒有什么障礙。換言之，審查員陷入了先結(jié)合而后得到應(yīng)有效果的定式思維。因此，從實(shí)際情況來(lái)看，即便申請(qǐng)人理由正確，如果沒有支持該理由的修改，則前景依舊不好判斷。
這樣，由于說明書并沒有焙燒條件的進(jìn)一步限定的記載，因而直接限定很難，申請(qǐng)人被逼到墻角。在如此絕境下，申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)施例部分的記載，在權(quán)利要求1中加入了特征“內(nèi)部導(dǎo)體的直流電阻為0.2Ω以下”和“磁性體部的絕緣電阻以電阻率logρ計(jì)為5以上”，并陳述對(duì)比文件1與對(duì)比文件3的結(jié)合難度，最終被審查員認(rèn)可，不得不說這是一次非常棒的逆襲。
對(duì)這樣的結(jié)果進(jìn)行分析，第一，審查員認(rèn)可本發(fā)明的效果以及兩篇對(duì)比文件之間的差距是前提，從審查員再三發(fā)審查意見似乎感覺到是希望給出一個(gè)更完善的理由。第二，追加的參數(shù)特征是對(duì)應(yīng)于實(shí)施例的，所以通常認(rèn)為加入到權(quán)項(xiàng)中對(duì)權(quán)利要求有限定作用，至少審查員會(huì)這樣認(rèn)為，這樣縮小范圍的修改也是贏得認(rèn)可的臺(tái)階。第三，由于有其它的直接限定性特征（工藝、原料）存在，這樣的參數(shù)特征也不容易被認(rèn)為潛在涵蓋其它現(xiàn)有技術(shù)，這也是能換得審查員認(rèn)可的一個(gè)重要因素。
二、失敗案例
案例2：一種陶瓷電子部件
原權(quán)利要求1的內(nèi)容是：“一種陶瓷電子部件，其特征在于，是將金屬線材埋設(shè)在磁性體部中的陶瓷電子部件，
所述金屬線材由以Cu為主成分的導(dǎo)電性材料形成，并且所述磁性體部由鐵素體陶瓷組合物形成，
所述鐵素體陶瓷組合物是至少含有Fe、Mn、Ni以及Zn的鐵素體陶瓷組合物，其中，
Cu的摩爾含量換算成CuO為0～5mol%，
并且，將Fe換算成Fe2O3時(shí)的摩爾含量xmol%和Mn換算成Mn2O3時(shí)的摩爾含量ymol%用（x，y）表示時(shí)，（x，y）在由A（25，1）、B（47，1）、C（47，7.5）、D（45，7.5）、E（45，10）、F（35，10）、G（35，7.5）以及H（25，7.5）包圍的區(qū)域范圍，
并且，金屬線材和磁性體部是同時(shí)煅燒而得的。”
在審查意見中，審查員指出對(duì)比文件1公開了本發(fā)明的磁性體部的鐵素體陶瓷組合物，特別是公開了Mn2O3及其含量，區(qū)別是沒有公開本發(fā)明的導(dǎo)體部的構(gòu)成（Cu）。而對(duì)比文件3公開了導(dǎo)體部的構(gòu)成（Cu），并指出在Cu-Cu2O平衡氧分壓下燒制磁性體部和導(dǎo)體部時(shí)，Cu發(fā)生氧化、Fe2O3發(fā)生還原，不利于線圈的電學(xué)性質(zhì)，對(duì)比文件3的解決方法如下：在Cu導(dǎo)體不氧化的氧分壓下進(jìn)行煅燒→發(fā)生鐵素體的Fe被還原的問題→在煅燒后的降溫過程中在含氧氣氛下進(jìn)行熱處理從而使被還原的Fe再次氧化。并且，再次氧化過程中元件表面部分的Cu被氧化，在此，通過滾筒研磨除去表面的氧化膜。由此克服了上述的將Cu作為金屬導(dǎo)體材料，與鐵素體材料同時(shí)燒結(jié)，則在800℃以上的燒結(jié)溫度下，或者導(dǎo)體Cu發(fā)生氧化，或者鐵素體材料的Fe2O3發(fā)生還原，不論是那種情況，均導(dǎo)致所得陶瓷電子部件的電阻率下降的技術(shù)問題。雖然本發(fā)明的解決手段與對(duì)比文件3不同，是通過在鐵素體陶瓷組合物中含有特定量Mn2O3從而達(dá)到在Cu-Cu2O平衡氧分壓下燒制時(shí)Cu不被氧化，而Mn2O3先被還原保護(hù)了Fe2O3。但審查員認(rèn)為對(duì)比文件1中已經(jīng)公開了特定量Mn2O3，且對(duì)比文件3公開了在Cu-Cu2O平衡氧分壓下同時(shí)燒制Cu導(dǎo)體和含F(xiàn)e2O3磁性體部的技術(shù)方案，所以有動(dòng)機(jī)將Cu導(dǎo)體應(yīng)用于對(duì)比文件1中而得到本發(fā)明的產(chǎn)品。
實(shí)際上對(duì)比文件3只是認(rèn)識(shí)到了本發(fā)明的技術(shù)問題，但解決的思想完全不一樣，但是客觀上對(duì)比文件1公開了本發(fā)明的關(guān)鍵點(diǎn)即特定量Mn2O3，所以雖然陳述了對(duì)比文件3與本發(fā)明的區(qū)別，但審查員認(rèn)為對(duì)比文件1與對(duì)比文件3的結(jié)合難度不大，所以忽略了我們陳述的“啟示”而將它們結(jié)合在一起。
在這樣的情況下，在答復(fù)時(shí)，雖然也根據(jù)實(shí)施例加入了“電阻率logρ為7Ω?cm以上”，但審查員認(rèn)為對(duì)比文件1與對(duì)比文件3的結(jié)合已經(jīng)能得到本發(fā)明的產(chǎn)品，而其性質(zhì)也自然能得到，換言之，不認(rèn)可其限定作用。
對(duì)這樣的結(jié)果進(jìn)行分析，由于對(duì)比文件3的技術(shù)問題與本發(fā)明一致，所以審查員認(rèn)定對(duì)比文件3與對(duì)比文件1的差距不大，即結(jié)合難度不大，這是決定本發(fā)明審查過程的關(guān)鍵。所以，在這樣的情況下，如果沒有直接性的限定以與二者進(jìn)行區(qū)別，單純添加參數(shù)限定是很難被認(rèn)可的。
三、總結(jié)
從某種意義上講，參數(shù)限定既屬于技術(shù)特征也屬于技術(shù)效果。對(duì)于其在創(chuàng)造性中能否被能否被認(rèn)可，在無(wú)法直觀對(duì)比的情況下，除非有明顯的數(shù)據(jù)支持能與對(duì)比文件進(jìn)行區(qū)別，否則要視對(duì)比文件之間的差距大小、結(jié)合難易度而定。換言之，在對(duì)比文件差距較大或不相干時(shí)，參數(shù)限定能作為勸說審查員同意的交換條件，但在對(duì)比文件之間相關(guān)的情況下，如果沒有阻礙結(jié)合的因素，則參數(shù)限定很可能被認(rèn)為是附帶效果而容易得到的。
因此，在沒有其它修改余地而選擇加入?yún)?shù)限定的時(shí)候，要將反論重點(diǎn)放在對(duì)比文件之間的差距以及對(duì)比文件與本發(fā)明的效果差異上，而參數(shù)限定則作為主張本發(fā)明效果的輔助來(lái)加以闡述。
以上是作者對(duì)參數(shù)特征限定的一些粗淺分析，思考雖有不周全之處，但希望對(duì)于相似問題能給出一些啟發(fā)。
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