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文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 羅滿
以前流傳過(guò)一篇文章叫“專利代理人與審查員的愛(ài)恨情仇”，具體的愛(ài)恨情仇如何形成已不大記得，但是相信，如果專利代理人在面對(duì)“容易想到”、“常規(guī)技術(shù)手段”等審查意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)該是執(zhí)業(yè)生涯中“一萬(wàn)點(diǎn)傷害”的重要來(lái)源。
審查意見(jiàn)答復(fù)是一項(xiàng)很專業(yè)的法律技術(shù)工作，因?yàn)?，基于法律?guī)定，創(chuàng)造性的評(píng)判有其一套固有的評(píng)判規(guī)則，對(duì)于多數(shù)技術(shù)人員出身的申請(qǐng)人或發(fā)明人而言，并不善于此，這也是審查員希望由專利代理人作審查意見(jiàn)答復(fù)的重要原因。
目前創(chuàng)造性的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)源自于《專利審查指南》的“三步法”，雖然各國(guó)的評(píng)判步驟未必一致，但是總體而言的思路相同。審查指南的三步法如下：
?。?）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；
?。?）確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題；
（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)。
對(duì)于第（3）點(diǎn)，審查指南進(jìn)一步給出示例（i）“所述區(qū)別技術(shù)特征為公知常識(shí)，例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問(wèn)題的慣用手段”。
這一條也是目前審查意見(jiàn)中出現(xiàn)的頻次相對(duì)較高的用于否定創(chuàng)造性的依據(jù)，也是上述的“一萬(wàn)點(diǎn)傷害”的重要源頭。以往也有諸多文章從技術(shù)啟示的角度來(lái)提供答復(fù)思路，例如，雖然手段是常規(guī)，但是并不是用于解決該問(wèn)題，這無(wú)疑是一個(gè)比較好的答復(fù)角度。但對(duì)于解決該技術(shù)問(wèn)題的手段的確是常規(guī)技術(shù)手段時(shí)，又當(dāng)如何呢？
不到萬(wàn)不得已決不放棄，顯然是一名具有責(zé)任心的專利代理人的重要信條。
當(dāng)然，雖然不放棄，但針對(duì)此審查意見(jiàn)，和審查員進(jìn)行“是常規(guī)”、“不是常規(guī)”的口水仗顯然毫無(wú)疑義。本文旨在針對(duì)上述情況，給出另外一種處理思路，也是從技術(shù)啟示的角度出發(fā)。即，雖然解決該技術(shù)問(wèn)題的手段是常規(guī)技術(shù)手段，但是該技術(shù)問(wèn)題本身卻并不容易發(fā)現(xiàn)，也就是三步法（2）中技術(shù)問(wèn)題本身在申請(qǐng)日前難以確定，那么即便解決該技術(shù)問(wèn)題的手段是常規(guī)技術(shù)手段，本領(lǐng)域技術(shù)人員也不存在動(dòng)機(jī)將該常規(guī)的技術(shù)手段結(jié)合到最接近的現(xiàn)有技術(shù)中。
以筆者親歷的一件無(wú)效宣告案件為例。
專利權(quán)人發(fā)明了一種自激式推挽變換器，為了解決上電時(shí)的高頻自激振蕩，在推挽電路中增設(shè)了電容。
請(qǐng)求人提供了自激式推挽變換器的公知常識(shí)證據(jù)，作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，并且提供了記載電容具有抑制高頻振蕩功能的公知常識(shí)性證據(jù)。請(qǐng)求書(shū)的三步法邏輯是，與自激式推挽變換器的現(xiàn)有技術(shù)方案比較，區(qū)別特征為增設(shè)有電容，解決的技術(shù)問(wèn)題是抑制上電時(shí)的高頻自激振蕩，而電容抑制高頻振蕩是公知常識(shí)，既而認(rèn)為專利的技術(shù)方案不具備創(chuàng)造性。
如果從三步法的字面含義來(lái)理解，以上邏輯顯然成立，專利的有效性應(yīng)當(dāng)被否定。
然而，專利權(quán)人在答辯時(shí)提到，自激式推挽變換器，雖然上電時(shí)存在高頻自激振蕩，但是該技術(shù)問(wèn)題并不能被本領(lǐng)域技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)。高頻自激振蕩的現(xiàn)象，是發(fā)明人在針對(duì)性地去除自激式推挽變換器的部分外部元件后，通過(guò)連線的方式檢測(cè)獲得（此處是簡(jiǎn)化后的大致內(nèi)容），普通的性能試驗(yàn)是不會(huì)按此步驟進(jìn)行。也就是說(shuō)，本領(lǐng)域技術(shù)人員正常的試驗(yàn)、使用是無(wú)法發(fā)現(xiàn)在上電時(shí)候，自激式推挽變換器內(nèi)部實(shí)際上存在高頻自激振蕩。而且，對(duì)自激式推挽變換器不作任何處理的情況下，試驗(yàn)結(jié)果表明上電時(shí)的確檢測(cè)不出高頻自激振蕩。
那么，在沒(méi)有發(fā)現(xiàn)技術(shù)問(wèn)題的情況下，何來(lái)動(dòng)機(jī)尋找解決該技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)手段呢？即便解決該技術(shù)問(wèn)題的手段是如此常規(guī)？
從這個(gè)角度而言，審查意見(jiàn)中基于“三步法”確定的技術(shù)問(wèn)題，專利代理人應(yīng)當(dāng)予以思考，該技術(shù)問(wèn)題是不是能夠這樣被確定。應(yīng)當(dāng)理解，當(dāng)確定的技術(shù)問(wèn)題是諸如降低成本、減小重量、提高速度等本領(lǐng)域技術(shù)人員普遍追求的技術(shù)問(wèn)題時(shí)，解決該技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)手段如果是常規(guī)手段，則應(yīng)當(dāng)存在結(jié)合的技術(shù)啟示。只有解決的技術(shù)問(wèn)題并不是常規(guī)方式能夠獲取，或是一直處于忽略狀態(tài)、無(wú)法被關(guān)注等情形下，技術(shù)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)的本身才可能對(duì)技術(shù)方案帶來(lái)創(chuàng)造性的貢獻(xiàn)。
實(shí)際上，的確存在這樣的情況，一旦知曉需要解決的技術(shù)問(wèn)題之后，技術(shù)手段相對(duì)而言并不困難，但是技術(shù)問(wèn)題作為現(xiàn)有技術(shù)和創(chuàng)造性方案之間的這層窗戶紙，卻始終沒(méi)有人來(lái)捅破，做到這一點(diǎn)的發(fā)明人，其創(chuàng)造性的貢獻(xiàn)也理應(yīng)被認(rèn)可。
專利代理人作為申請(qǐng)人的代言人，充分地了解申請(qǐng)方案，掌握創(chuàng)造性貢獻(xiàn)所在，全面維護(hù)申請(qǐng)人的利益，是基本的職業(yè)要求。在答復(fù)審查意見(jiàn)過(guò)程中，需要秉承這一理念，從多個(gè)角度尋找創(chuàng)造性因素，盡最大努力使申請(qǐng)案件能夠被授權(quán)，維持合理的保護(hù)范圍。 以上是筆者的拙見(jiàn)，還望同仁們批評(píng)指正。
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