文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 李慧慧

　　摘要：歐美實(shí)施專利法已有超過(guò)200年的歷史，而我國(guó)尚不足40年，且創(chuàng)新主體也是近二十年才開始爆發(fā)式申請(qǐng)專利，對(duì)專利價(jià)值認(rèn)識(shí)的不足、專利實(shí)踐尤其是海外專利申請(qǐng)實(shí)踐的缺乏等原因，使得目前出口海外的申請(qǐng)文件的質(zhì)量整體不高。單從國(guó)知局公布的專利文本的頁(yè)數(shù)來(lái)看，國(guó)外（主要指歐美日韓）申請(qǐng)人的文本頁(yè)數(shù)常達(dá)到20~40頁(yè)，而國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人的專利文本多停留在10頁(yè)左右。撰寫人都是做科研出身，常不自覺地把專利申請(qǐng)當(dāng)成學(xué)術(shù)論文或項(xiàng)目報(bào)告等技術(shù)文件來(lái)寫，缺乏站位審查員和侵權(quán)人及競(jìng)爭(zhēng)者的角度并根據(jù)國(guó)外的專利審查實(shí)踐來(lái)布局國(guó)際專利的權(quán)利要求的法律思維。撰寫的缺陷一定程度上導(dǎo)致授權(quán)率下降或可授權(quán)的權(quán)利要求的范圍變小，還潛在地降低了專利權(quán)的穩(wěn)定性。本文中筆者不僅列舉了國(guó)際專利的權(quán)利要求書中常見的缺陷，還從撰寫人的思維方式層面探討了導(dǎo)致這些缺陷的原因，給出了權(quán)利要求撰寫的建議。

　　關(guān)鍵詞：專利撰寫、生化專利、技術(shù)思維、法律思維

　　警惕權(quán)利要求主題中的修飾語(yǔ)

　　下表的示例使用了相對(duì)關(guān)系的詞語(yǔ)或該發(fā)明的技術(shù)效果來(lái)修飾權(quán)利要求的主題。這些修飾語(yǔ)讓主題讀起來(lái)更生動(dòng)，突出了產(chǎn)品在技術(shù)效果方面的優(yōu)點(diǎn)，作為論文的題目或技術(shù)宣傳不錯(cuò)，但是，基于下表中所述的“缺陷”，這些用語(yǔ)在權(quán)利要求中是多余的，可能導(dǎo)致權(quán)利要求的范圍不清楚甚至縮小，甚至給侵權(quán)者提供了有機(jī)可乘的漏洞。

　　莫把方法權(quán)利要求寫成操作流程

　　例6中，撰寫人（包括起草專利交底書的發(fā)明人及專職的專利撰寫人）在獨(dú)權(quán)中限定了詳細(xì)的操作細(xì)節(jié)，并給步驟加上編號(hào)S1、S2和S3，引入了大量非必要技術(shù)特征，嚴(yán)重縮小了保護(hù)范圍，引入了許多侵權(quán)漏洞。如果侵權(quán)人沒有采用劃線部分的任一操作或時(shí)間、次數(shù)及步驟順序等不同，就可能輕易地規(guī)避該發(fā)明的保護(hù)范圍。

　　導(dǎo)致這種寫法出現(xiàn)的根源在于，撰寫人沒有認(rèn)識(shí)到權(quán)利要求的功能不是描述本發(fā)明的方法或產(chǎn)品具體是什么樣的，而是與現(xiàn)有技術(shù)劃定界限，告訴公眾通過(guò)哪些本發(fā)明的方案所具有的獨(dú)特的技術(shù)特征可以識(shí)別出本發(fā)明的保護(hù)對(duì)象；更通俗一些來(lái)說(shuō)，獨(dú)立權(quán)利要求中要記載的是本發(fā)明獨(dú)有而現(xiàn)有技術(shù)沒有的特征。而，例6中劃線部分的特征，顯然是從中藥材中提取有效成分時(shí)的常規(guī)操作，或者說(shuō)本領(lǐng)域的技術(shù)員可以通過(guò)常規(guī)實(shí)驗(yàn)適當(dāng)確定的細(xì)節(jié)操作，因此算不上是該發(fā)明獨(dú)有的技術(shù)特征。

　　此外，撰寫人應(yīng)知悉，獨(dú)權(quán)的技術(shù)特征數(shù)量越多，保護(hù)對(duì)象的范圍越小。例如，“一種桌子，其特征在于，具有4條腿。”，該權(quán)利要求告訴公眾4條腿的是本發(fā)明的桌子，1~3條腿或5條腿以上的都不是本發(fā)明的桌子；如果寫成“一種桌子，其特征在于，具有4條腿且具有圓形桌面。”，則進(jìn)一步限定了4條腿且圓形桌面的才是本發(fā)明的桌子，將桌面是方形等非圓形形狀的排除到了本發(fā)明的范圍之外。所以，要精剪獨(dú)權(quán)的技術(shù)特征以構(gòu)建更寬的保護(hù)范圍，細(xì)節(jié)特征可寫入從權(quán)以構(gòu)建中范圍至窄范圍的退守性權(quán)利要求。例如，對(duì)發(fā)明點(diǎn)是將三七藥渣粉作為藥物活性組分的例6的發(fā)明而言，可爭(zhēng)取的最大保護(hù)范圍是僅將步驟1寫入獨(dú)權(quán)1，其他步驟寫入從權(quán)。

　　給用語(yǔ)添加釋義、給參數(shù)設(shè)定測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)

　　下表示例包含的符號(hào)、數(shù)值、商品名，在說(shuō)明書中沒有解釋說(shuō)明或具體示例時(shí)均有可能被審查員質(zhì)疑權(quán)利要求不清楚。

　　十多年如一日聚焦專業(yè)領(lǐng)域研究的發(fā)明人早已對(duì)發(fā)明中的專業(yè)用語(yǔ)了如指掌，以至于忽略了專利的讀者包括審查員、代理人以及更一般的技術(shù)人員可能不知道其含義。發(fā)明人或許覺得讀者不理解是讀者自身的問(wèn)題。其實(shí)不然，因?yàn)榕袛鄼?quán)利要求書和說(shuō)明書是否清楚是站位于專利法定義的“本領(lǐng)域的技術(shù)人員”來(lái)判斷的，沒有從事過(guò)該發(fā)明的相關(guān)研究且僅具有一般技術(shù)知識(shí)的審查員或代理人其實(shí)更符合要求。發(fā)明人最好把自己想象成課題組以外的局外人來(lái)重新審視權(quán)利要求中的每個(gè)用語(yǔ)，通過(guò)定義、舉例、說(shuō)明制備/測(cè)量方法、來(lái)源等各種方式使用語(yǔ)的內(nèi)涵和外延均清楚。

　　對(duì)于提及的物質(zhì)，要使其化學(xué)成分、化學(xué)結(jié)構(gòu)式、組分、含量、雜質(zhì)等清楚，使用通用命名法和全名，避免權(quán)書中使用字母代號(hào)、商品名等。如果發(fā)明人也不清楚使用的市售品（例如，聚合物）的具體成分信息時(shí)，要在說(shuō)明書中注明商品的購(gòu)買源。對(duì)于表征參數(shù)，除了溫度、時(shí)間、宏觀長(zhǎng)度等各個(gè)領(lǐng)域都普遍使用的參數(shù)以外，最好在說(shuō)明書中寫明測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、方法、所使用的儀器等，尤其是針對(duì)發(fā)明人自創(chuàng)的方法測(cè)量出的數(shù)值。撰寫預(yù)備出國(guó)的國(guó)際專利申請(qǐng)時(shí)，發(fā)明人還要意識(shí)到，國(guó)外對(duì)清楚性要求更高、國(guó)內(nèi)流行的技術(shù)用語(yǔ)可能在國(guó)外不常用、國(guó)外審查員的技術(shù)知識(shí)背景與我們也有差異，再加上翻譯成外語(yǔ)后的專利申請(qǐng)文件本身就不容易讀，這些因素都會(huì)導(dǎo)致申請(qǐng)文件遭受到更多的清楚性質(zhì)疑。所以，要更加重視在說(shuō)明書中闡釋技術(shù)用語(yǔ)。

　　避免用制備方法限定產(chǎn)品

　　例11：根據(jù)權(quán)利要求1所述方法制備的Zn-Mg-Bi鋅合金，其特征在于，按重量百分比計(jì)，由1.10%~1.20%的Mg、0.50~2.50%的Bi和作為余量的Zn構(gòu)成。

　　如例11那樣，用制備方法來(lái)限定產(chǎn)品被稱為“product-by-process”型權(quán)利要求，在侵權(quán)認(rèn)定階段，只有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手使用同樣的方法生產(chǎn)的產(chǎn)品，才構(gòu)成對(duì)方法表征產(chǎn)品的權(quán)利要求的侵權(quán)。例如，示例中的鋅合金，侵權(quán)者可以很輕松地對(duì)制備方法做一些改變來(lái)制造具有該構(gòu)成的鋅合金，而不構(gòu)成侵權(quán)。而且，在能夠用分子結(jié)構(gòu)、組成、含量、相結(jié)構(gòu)等特征定義產(chǎn)品時(shí)，歐美日都不允許這些寫法，因?yàn)榉椒ň烤箤?duì)物質(zhì)本身帶來(lái)了哪些影響是不明確的。值得一提的是，國(guó)內(nèi)目前允許這種寫法，尤其是當(dāng)制備方法具有創(chuàng)造性，而產(chǎn)品不具有創(chuàng)造性時(shí)，申請(qǐng)人常會(huì)通過(guò)引用制備方法來(lái)限定產(chǎn)品，從而爭(zhēng)取對(duì)產(chǎn)品的授權(quán)。但，對(duì)于出口海外的國(guó)際申請(qǐng)，筆者不推薦這種寫法。

　　讓數(shù)值范圍更有層次

　　對(duì)于以數(shù)值范圍特征為發(fā)明點(diǎn)的申請(qǐng)，由寬到窄地規(guī)定多個(gè)數(shù)值范圍對(duì)獲得授權(quán)非常重要。在例11中，規(guī)定的Mg的范圍過(guò)窄，如果侵權(quán)人制造的合金中Mg的含量是1.05%、1.25%等保護(hù)范圍以外的任何值，都不構(gòu)成侵權(quán)。發(fā)明人尤其是高校工作的發(fā)明人還應(yīng)該意識(shí)到，實(shí)驗(yàn)室條件下得到的數(shù)值，在工業(yè)化放大的過(guò)程中，極有可能產(chǎn)生變化波動(dòng)，過(guò)窄數(shù)值范圍的權(quán)利要求容易與技術(shù)真正投入應(yīng)用時(shí)的產(chǎn)品脫節(jié)，起不到保護(hù)傘的作用。范圍過(guò)寬時(shí)，如果說(shuō)明書或權(quán)書中沒有規(guī)定更窄的范圍，例如示例11的申請(qǐng)文件中如果沒有記載“在一些實(shí)施方式中，Bi的含量可以是0.50~2.50%，還可以是1.00~2.00%，進(jìn)一步可以是1.20~1.70%，具體還可以是0.8%、1.1%、1.5%、1.8%、或2.2%”會(huì)使答辯中Bi的含量沒有修改余地。筆者察覺有些發(fā)明人沒有這種寫作意識(shí)或不屑于這么寫，可能覺得自己的實(shí)驗(yàn)中都沒有驗(yàn)證這些范圍和點(diǎn)值，這么寫是胡編亂造。其實(shí)，發(fā)明人一方面要理解專利能保護(hù)的是發(fā)明構(gòu)思，是一種抽象概念，而不是有形的十分具體的技術(shù)方案，另一方面要理解技術(shù)構(gòu)思就是通過(guò)構(gòu)建有層次的“權(quán)利要求樹”并對(duì)應(yīng)地在發(fā)明內(nèi)容部分描述更具體的方案以及配合實(shí)施例的實(shí)驗(yàn)結(jié)果證據(jù)來(lái)體現(xiàn)的。例如，權(quán)利要求中記載了Bi的含量為0.50~2.50%，在發(fā)明內(nèi)容部分如上所述地記載更具體的范圍并寫明Bi對(duì)合金性能的貢獻(xiàn)，再通過(guò)多個(gè)實(shí)施例來(lái)驗(yàn)證包含0.50~2.50%范圍內(nèi)的Bi的鋅合金獲得了聲稱的技術(shù)效果，這樣就能形成完整的證據(jù)鏈，說(shuō)明發(fā)明人在提出申請(qǐng)時(shí)就已經(jīng)認(rèn)識(shí)到Bi對(duì)該發(fā)明的鋅基合金的重要性。

　　主動(dòng)引入形式缺陷增加權(quán)利要求涵蓋的技術(shù)方案的數(shù)量

　　筆者察覺可能受中國(guó)專利法不允許多引多和10項(xiàng)以上加收超項(xiàng)費(fèi)的影響，許多權(quán)利要求書的權(quán)項(xiàng)不超過(guò)10項(xiàng)，從權(quán)常僅引用了一項(xiàng)在先權(quán)利要求。其實(shí)，專利法限制多項(xiàng)引權(quán)利要求和權(quán)利要求的總項(xiàng)數(shù)，主要目的是減少審查負(fù)擔(dān)，但從申請(qǐng)人的角度而言，權(quán)書涵蓋的技術(shù)方案的數(shù)量越多越有利。另外，歐洲和俄羅斯等國(guó)家允許多引多，在新申請(qǐng)超項(xiàng)費(fèi)方面，歐洲是15項(xiàng)以上，美國(guó)是20項(xiàng)以上，日韓則不收取超項(xiàng)費(fèi)（提實(shí)審階段，按項(xiàng)數(shù)收取審查費(fèi)用，一般來(lái)說(shuō)20項(xiàng)左右收取的費(fèi)用還能承受）。因此，申請(qǐng)人可以將國(guó)際專利的項(xiàng)數(shù)至少設(shè)置為15~20項(xiàng)，并且不妨在撰寫時(shí)靈活運(yùn)用審查規(guī)則，通過(guò)有意撰寫多引多的從權(quán)以及使用“優(yōu)選”、“例如”等詞語(yǔ)來(lái)增加退守性權(quán)利要求方案（這些明顯的形式性缺陷在授權(quán)前的答辯中可容易地消除），以便靈活應(yīng)對(duì)各個(gè)國(guó)家的答辯，使收益最大化。

　　總結(jié)

　　以上是筆者在處理生化領(lǐng)域出口海外的案件中，體會(huì)到的國(guó)內(nèi)撰寫的申請(qǐng)文件的權(quán)利要求中存在的突出缺陷。專利申請(qǐng)文件其實(shí)屬于法律文件，撰寫人除了要懂技術(shù)更需要具備法律思維。發(fā)明人一方無(wú)疑更懂技術(shù)，代理人一方則更了解專利法，所以兩者在撰寫階段需要通力協(xié)作，且最好選擇有國(guó)際專利代理經(jīng)驗(yàn)的代理人。在撰寫時(shí)，站位審查員的角度去審視申請(qǐng)文件，有助于順利獲得授權(quán)；站位侵權(quán)人的角度去審視，有助于布局更合理的權(quán)利要求，提升專利的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

　　參考文獻(xiàn)：

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　　2.[美]本杰明?皓普曼(Benjamin J. Hauptman)，[美]約書亞?普利切特(Joshua Pritchett)和[美]黎建（Kien T. Le）著，脫穎譯，《美國(guó)專利申請(qǐng)撰寫及審查處理策略》知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2020年1月第1版。