文/北京集佳知識產權代理有限公司 韓宏星
與其他國家一樣，印度規(guī)定一件專利申請必須涉及單一發(fā)明并基于單一發(fā)明構思。在專利申請審查中，這一標準受到非常重視，如果一件申請涉及多個發(fā)明，則可能會遇到“發(fā)明缺乏單一性”的反對意見。 如果存在多個發(fā)明，可能涉及提交分案申請的問題。換句話說，當一件專利申請中有多于一項與單個發(fā)明不相關的發(fā)明時，需要對申請進行分割，以使得單個申請中僅包含一件發(fā)明。
然而，在分案申請方面，印度形成了其獨特的實踐。在其他國家可行的分案申請策略和實踐經驗，在印度可能并不可行。而近年來，印度專利法規(guī)也在不斷調整，尤其是隨著2024印度專利修正條例（“Patents (Amendment) Rules,2024”）的實施，印度專利分案申請的規(guī)則也面臨重大調整。
在此，筆者介紹此前適行的印度分案規(guī)則，并介紹近年來引起規(guī)則改變的幾個重要案例。
1.此前的分案規(guī)則
印度專利法中Section 7, Section 10(5）和Section 16(1)對分案做出了規(guī)定。
Section 7規(guī)定，每一件專利申請只應針對一項發(fā)明。Section 7 (1A)規(guī)定指定印度的PCT國際申請也視為該法條下的申請。Section 10(5)規(guī)定完整說明書的權利要求應涉及單一發(fā)明，或者涉及形成一個單一發(fā)明構思的一組發(fā)明。Section 16(1)則是關于分案最重要的法條：
Section 16 (1)
Power of Controller to make orders respecting division of application
1.A person who has made an application for a patent under this Act may, at any time before the grant of the patent, if he so desires, or with a view to remedy the objection raised by the Controller on the ground that the claims of the complete specification relate to more than one invention, file a further application in respect of an invention disclosed in the provisional or complete specification already filed in respect of the first mentioned application.
對此法條，印度專利審查指南（“Manual of patent office practice and procedure”）明確指出“Claims of divisional application(s) shall be based on the claims of first mentioned (or earlier application for the matter) from which instant application is divided out and no addition of claims, which do not fall within the scope of said claims, is allowable”。顯然，根據此要求，分案申請的權利要求必須基于較早申請（即本分案申請從其所分出的申請）的權利要求。也就是說，分案申請的權利要求不能脫離母案申請權利要求的范圍。
此外，Section 16(2)還規(guī)定進一步申請（即分案申請）應附有完整的說明書，但該完整說明書不應包括任何未在第一次提交的申請中披露的實質內容。Section 16(3)規(guī)定專利局可以要求對原始申請或進一步申請的說明書進行必要的修改，以確保任何一個申請都不包含另一個申請的權利要求。
根據對Section 16的解釋，分案申請視為與母案申請（第一次申請）具有相同的申請日，分案申請應作為實質性申請進行，并在規(guī)定期限內提出審查請求。
以下幾個案例對分案申請的實踐有重大影響。
第一個案例是ESCO公司的行政上訴案（ESCO Corporation v. Controller of Patents and Designs, New Delhi），申請人ESCO公司向印度專利上訴委員會（IPAB）提交了上訴。
案件事實：
第一次母案申請是4702/DELNP/2005，第二次分案申請是8094/DELNP/2008。在母案申請中提交了56項權利要求，其中權利要求1-46涉及“磨損組件”，權利要求41-52涉及“磨損部件”，權利要求 52-56 涉及“將磨損部件附接至支撐分支的方法”。審查過程中權利要求進行了多次修改，最終將先前的權利要求替換為34項權利要求，其中權利要求1-14涉及“磨損組件”，權利要求15-19涉及“方法”，權利要求20-28涉及“鎖”，權利要求29-31涉及“楔子”，權利要求32-34涉及“磨損部件”。
隨后，在第一次審查報告（FER）中提出了反對意見，指出“權利要求20-34與權利要求1不一致。鑒于多個獨立權利要求，說明書中未公平地確定本發(fā)明的性質”。申請人隨后提交了一份分案申請8094/DELNP/2008，其中包含權利要求20-34。此后，在分案的FER中提出了反對意見，指出“權利要求13至15不符合1970年專利法第16(3)條”。權利要求13-15涉及母案申請的修改后的權利要求組中的權利要求32-34的“磨損部件”。在答復中，申請人對權利要求進行了修改，僅保留權利要求13-15作為分案申請中的權利要求1-3。
由此，該分案申請根據第16(1)條被駁回，意見中指出權利要求1-3不涉及與母案申請中的權利要求不同的發(fā)明，因為磨損部件已經是母案申請中要求保護的磨損組件的特征。因此，此分案申請是非法的。
對此，IPAB批準了上訴，并指出，“對母案申請的邏輯評估表明，在進行適當修改后，這是允許同一申請中的所有權利要求1-34的合適案例，因為它們涉及單一發(fā)明構思類別。但基于專利局長（Controller）的反對，上訴人（從母案申請中）移除權利要求并提交了該分案申請，其權利要求組被認為超出了原申請權利要求的范圍。我們注意到，一旦分案申請被允許，就不會出現重復授權的情況”。
另一個案例是勃林格殷格翰的行政上訴案（Boehringer Ingelheim vs. The Controller of Patents），在上訴中專利局長被新德里高等法院駁回。
案件事實：
申請人勃林格殷格翰最初提交了包含18項權利要求的申請。鑒于FER中提出的意見，申請人于2014年3月24日提交了對FER的答復以及包含3項權利要求的修改權利要求。其后，申請人于2015年3月20日和2016年2月18日提交了兩份Form-13，并提交了兩次進一步（主動）修改。 2015年，申請人要求保護涉及DIPP IV抑制劑與二甲雙胍的藥物組合的權利要求1-11，在2016年申請人將權利要求1-11修改為當前的權利要求1-15，其涉及DIPP IV抑制劑與替米沙坦的藥物組合。2017年7月5日，PTO根據2014年3月24日提交的權利要求發(fā)出了口審通知?？趯復ㄖ芙^了2015年和2016年提交的修改，因為對權利要求進行的修改超出了之前記錄的權利要求的范圍?？趯徲?017年8月舉行，申請人針對反對意見進行了答復，隨后申請人于2017年9月4日提交了分案申請，并于2015年提交了權利要求1至11，于2016年提交了權利要求1至15。
專利局長發(fā)布了駁回本申請的決定，指出最初提交的權利要求的保護范圍，即單獨使用式I或式II的DPP IV抑制劑或與其他活性物質組合使用并不能擴展到對DIPP IV抑制劑與二甲雙胍/替米沙坦的藥物組合的保護，因為修改后的權利要求內容的這種變化并未完全落入原始提交的權利要求的范圍內。此外，所述修改不能被視為通過“具體放棄”（disclaimer）、更正、澄清或解釋的方式完成，因為權利要求類別發(fā)生了明顯變化，其中“用途權利要求”被修改為“產品權利要求”。
此外，對于提交的分案，發(fā)出了FER，并且申請人對反對意見進行了答復。 此后，提出了授權前異議并發(fā)出了口審通知。在提交了書面答復后，該分案申請被拒絕，原因在于分案本身不可能被允許，因為修改已經在母案申請中被審查并被拒絕，并且相同的權利要求不能在另一申請中被允許。
印度新德里高等法院駁回上訴，稱由于母案申請中不存在“多項發(fā)明”，因此不能提交本案的分案申請。此外，源自馬庫什公式的原始“DIPP IV抑制劑”，以描述其用途和治療方法的各種排列和組合，僅在說明書的實施例中提及，不能被允許作為單獨的產品權利要求在分案申請中被保護，因為母案申請中并沒有產品權利要求。母案申請中的權利要求僅涉及方法或用途，而分案中的權利要求涉及“產品”，即藥物或其組合。 一旦產品權利要求沒有在原申請的權利要求中尋求包含而僅在說明書中公開，則該產品應被視為“放棄”。 因此，母案申請不能被解釋為包含“多項發(fā)明”，即可以通過分案申請獲得專利的全新產品權利要求。
在上述案件確立的分案規(guī)則下，分案的權利要求必須來自母案的權利要求之中。如果想要提分案的權利要求的技術方案并未包含在母案權利要求之中，則實踐中需要通過主動修改的方式補充進母案的權利要求之中。考慮到印度專利法第59條規(guī)定的申請文件修改規(guī)則被限定為“部分放棄”、“訂正”和“說明”三種情況，且這種修改還須屬于“插入事實”的情況才被允許，其他目的的修改一概不被接受。另外，印度也不允許擴大權利要求保護范圍的修改，這是與其他很多國家的實踐要求一致的。因此，要實現通過主動修改的方式補充進母案的權利要求之中，最好是在FER發(fā)出之前通過主動修改來進行。
另一方面，提交分案的時間點需要考慮分案的目的。
首先，根據Section 16(1)的規(guī)定，提交分案的時間點應該是在授權之前的任何時間。由于印度授權通知在發(fā)出之前并未有任何預告通知，因此一旦發(fā)出授權通知即失去分案時機。為避免“突然死亡”，要盡量避免不可預知的授權通知突然發(fā)出。
如果分案屬于主動分案，其目的是延長審查周期，使申請盡可能處于pending狀態(tài)，甚至希望根據競爭對手產品去調整專利保護范圍，則可根據母案情況區(qū)別考慮。對于母案提交時未同時提實審請求的，母案當前未被審查，則可以在臨近優(yōu)先權日31個月期限（注：2024年印度專利修正法案修改為31個月，原來提實審期限是48個月）時提交分案申請，在分案遞交后6個月內提實審（依據Rule 24B (1)(iv)），以最大限度延長審查周期。對于分案時母案已請求實審但未發(fā)出FER的，操作同上，即仍在臨近優(yōu)先權日31個月期限時提交分案申請，并在分案遞交后6個月內提實審。對于提交分案時母案已收到FER但尚未答復的，則在遞交分案同時必須提交實審請求，分案建議在臨近母案FER答復期限時提交。
如果分案屬于被動分案，是基于審查意見中指出的缺乏單一性問題，且申請人認為有必要提出分案申請，則分案可以隨答復意見一起提交，以免答復審查意見后母案申請馬上被授權從而失去分案提交時機。
如果分案屬于主動分案，其目的是想要保護母案中未被寫入權利要求中的方案，則首先須對母案的權利要求書進行改造，即先通過主動修改將分案中欲增加的權利要求補入母案權利要求書中，然后在答復審查意見時刪除主動增加的權利要求，待完成母案OA答復之后隨機提交分案申請，如果母案申請已經發(fā)出OA且已答復，則可以通過對OA進行補充答復的方式增加欲在分案中增加的權利要求，然后再刪除母案申請中增加的權利要求，隨即盡快提交分案申請。
2.關于附加專利
另外，印度還存在一種獨特的“附加專利”（“patent of addition”）的形式。附加專利適用在母案申請中已經披露的任何改進或修改。專利權人或專利申請人可以對其已經提交專利申請或已被授予專利的發(fā)明進行任何改進或修改，單獨提出附加專利申請。專利局長可以應申請人的請求，授予該改進/修改以專利權。附加專利具有與原母案申請相同的優(yōu)先權日。附加專利是有經濟效益的。在印度，除非根據專利權人的要求撤銷主專利（即基于母案申請獲得的專利）并且將附加專利轉換為獨立專利，否則無需為附加專利支付單獨的維持費。換言之，附加專利是依附于主專利而存在的。
另一個好處是，附加專利所涵蓋的對主專利的改進不會因為缺乏創(chuàng)造性而被主專利或專利申請宣告無效。審查員不能引用主專利或母案申請來表明附加專利缺乏創(chuàng)造性。然而，審查員可以引用主專利或母案申請來證明缺乏新穎性。在這一點上，附加專利可能有點類似于美國的繼續(xù)申請（CA），兩者都不能引用母案來質疑創(chuàng)造性。
鑒于印度分案申請的特殊性，在錯過分案時機的情況下，或者在申請說明書中存在著未被寫入權利要求中的希望特別保護的技術方案且失去補充寫入權利要求的機會的情況下，可以考慮申請附加專利。需要注意的是，附加專利申請可以在主專利的申請同日申請或其后提交申請，但是只能在主專利授權之后才能被授權。另外，在專利保護期方面，附加專利隨主專利一起屆滿。因此，申請人希望通過附加專利延長保護期或實現“長青專利”的愿望是無法實現的。另外，附加專利也存在“轉正”的可能性，就是在主專利被撤銷的情況下，附加專利可以應專利權人請求轉換為獨立專利，并且需支付主專利未支付的年費部分。
顯然，上述在母案申請中補充權利要求的各種操作雖然屬于申請人在專利制度之內的合理操作，但毫無疑問為申請人帶來了大量的程序負擔和費用，也造成審查資源的耗費，因此這樣的制度規(guī)定存在著不合理性。相反，在世界上其他大多數國家和地區(qū)，基本上都沒有這樣的規(guī)定。世界上現行的通例是，只要完整的說明書涵蓋了分案所要保護的技術方案即可，而不必要求這些方案是記載在權利要求書中，還是僅僅記載在狹義的說明書中。無論是歐洲，中國還是美國，對于記載在狹義說明書而未記載在權利要求書中的技術方案，都可以成為分案權利要求的來源。
3.先正達案的重大改變
然而，上述案件確定的分案規(guī)則在先正達案的裁定后出現了過山車般的反轉。
2023年10月13日，新德里高等法院在對先正達有限公司（Syngenta Limited）訴專利局長一案（Syngenta Limited v. Controller of Patents and Designs (471/2022)）中，提到了上述兩起案件。在本案中，分案申請7059/DELNP/2011是根據母案申請6114/DELNP/2005提交的。分案申請 7059/DELNP/2011被專利局駁回。先正達隨后向高等法院提出上訴，其中提到了“申請是否屬于第16條和第2(1)(ja)條的范圍”。此外，申請人答復稱，將包括D1至D9在內的所有現有技術與本發(fā)明區(qū)分開來以滿足法案第 2(1)ja條的要求應該以這樣的方式進行解釋：避免系統(tǒng)中出現任何不一致的不確定性和摩擦，并且如果申請人代理人提出的解釋適用，則應允許申請人享有不受限制的時間來使其申請符合該法第21條第(1)款的規(guī)定。
根據新德里高等法院的判決，有以下結論：首先，專利局長關于專利申請缺乏單一性的反對意見不再是維持分案申請的必要條件；其次，分案申請的主題不需要局限在原始權利要求的范圍內，而是只要分案權利要求得到原始提交的整個說明書的支持即可；同時，先前在勃林格殷格翰案中關于分案申請的結論被推翻；此外，新德里高等法院還就區(qū)分“不同發(fā)明”的標準向申請人提供指導，這是維持分案申請的基礎。此外，法院還指出，對于第16條第(1)款允許提交分案申請的情況，即使是對臨時申請的說明書中披露的發(fā)明也是適用，因為臨時說明書可以不包括任何權利要求。
根據先正達案的法院結論，分案申請不再限于因單一性問題的被動分案，而是明確可以是基于申請人意愿的主動分案。這在很大程度上解決了實踐中申請人主動分案前景不明的困擾問題。事實上，專利法Section 16(1)規(guī)定的很明確，分案兩種情形是用“or”連接的，先正達案的結論并非改變專利法的規(guī)定，而是確認了專利法的原則。
更為重要的是，在先正達案裁決后，申請人可以期待在印度進行專利申請和布局時在策略上擁有更大的靈活性。先正達的裁決澄清了第16(1)條并未在條款中使用“已披露和要求保護的”或“已要求保護的”一詞，而只是提及“在臨時或完整說明書中披露的發(fā)明”。此外，高等法院已明確表示，“未被要求保護的即為被放棄的”的原則只適用于侵權情況，并不適用于權利要求起草和專利審查。
與此案結論相一致，印度也在2024年專利修訂條例中完成了對分案申請的修改。根據修訂后的規(guī)則，專利申請人可以自愿提出分案申請，要求保護在先前的臨時、完整申請或先前提交的分案申請中披露的內容。也就是說，分案申請的內容不僅可來自權利要求書或說明書，還可來自母案申請、臨時申請甚至在先的分案申請。
對于申請人來說，對于特別重要的發(fā)明，可能更需要盡可能長時間地維持申請?zhí)幱趹叶礇Q狀態(tài)（pending），尤其是對于醫(yī)藥等領域的申請來說。在美國可以通過分案申請、繼續(xù)申請、部分繼續(xù)申請等形式使申請進行延續(xù)和維持。印度沒有繼續(xù)申請，之前僅僅為延長審查和維持審查狀態(tài)而提出分案申請受到很大的顯著。在先正達案后，相信印度分案申請將去掉緊箍咒，進入相對寬松的階段，縮小與世界上其他主要國家在保護程度和保護方式上的差異。以前在其他法域可用的分案策略，預計也將可容易地適用在印度。
參考文獻：
1.The Patents Act,1970
2.The Patents Rules,2003
3.LexOrbis,The evolving divisional patent filing trends in India,
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=dad42222-c3e9-44a0-a49a-b03047a7acfd
4.LexOrbis,Leveraging divisional applications in India: facts to be considered,
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0e5374bb-abf9-4995-8374-cc95198e503c
5.Obhan & Associates, Patent (Amendment) Rules, 2024: Key Changes,
https://www.lexology.com/LIBRARY/DETAIL.ASPX?G=8F58D640-B541-4286-827A-06DA5349AF44