文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 李慧慧

　　在我國(guó)申請(qǐng)人向外國(guó)提交的生化領(lǐng)域的專利申請(qǐng)中，藥物專利申請(qǐng)可能占案件總量的半壁江山。在藥物化合物相關(guān)申請(qǐng)案中，很多案件的發(fā)明點(diǎn)集中在保持現(xiàn)有化合物的母核結(jié)構(gòu)不變的情況下對(duì)周圍的取代基做改進(jìn)以獲得類似或更好的治療效果。這類案件在審查中，審查員往往能找到好多篇對(duì)比文件公開了類似結(jié)構(gòu)的化合物，基于“結(jié)構(gòu)的相似性”，而否定申請(qǐng)的創(chuàng)造性，因此答辯難度大。

　　一、美國(guó)常見的創(chuàng)造性的判斷方法

　　在美國(guó)審查中，審查員常具體地基于“用一個(gè)已知的元素簡(jiǎn)單地替代另一個(gè)元素以獲得可預(yù)知的結(jié)果”這一理論依據(jù)，認(rèn)定要求保護(hù)的化合物是顯而易見的。為了更好地理解這一理論依據(jù)的邏輯判斷規(guī)則，我們使用具體的案例1來(lái)說明。

　　案例1：該案涉及作為TrkB激動(dòng)劑的二羥基黃酮類化合物，該案最主要的化合物和最接近的現(xiàn)有化合物的結(jié)構(gòu)式如下，兩者具有相同的母核苯基二羥基黃酮、用途類似，區(qū)別僅在于本案的苯基上的取代基為哌啶基而現(xiàn)有化合物f為嗎啉基。

　　審查員認(rèn)定本案的化合物是顯而易見的，判斷步驟是：第一步，本領(lǐng)域技術(shù)人員會(huì)從對(duì)比文件1公開的具體的黃酮類衍生物中盲選出化合物f；第二步，根據(jù)對(duì)比文件1教導(dǎo)的通式化合物的苯基上的取代基的可以為哌啶基也可以為嗎啉基的方案，將嗎啉基替換為哌啶基；第三步，根據(jù)對(duì)比文件2公開的該化合物的苯基上的取代基上的飽和N環(huán)具有可替換性，本領(lǐng)域技術(shù)人員可預(yù)期替換后得到的化合物可保持與化合物f相似的TrKB激動(dòng)活性。

　　二、考量“盲選”先導(dǎo)化合物的可能性的參考示例

　　該案的爭(zhēng)辯中，需要考量本領(lǐng)域技術(shù)是否會(huì)“盲選”出化合物f作為先導(dǎo)化合物，以及是否會(huì)“盲選”出哌啶基進(jìn)行“替換”。下面的3個(gè)美國(guó)專利審查指南的案例，對(duì)如何進(jìn)行考量具有指導(dǎo)意義。

　　指南案例1：Pfizer,Inc.v.Apotex,Inc.,480 F.3d1348, 82 USPQ2d 1321 (Fed.Cir. 2007)請(qǐng)求保護(hù)的發(fā)明涉及苯磺酸氨氯地平藥物產(chǎn)品。該產(chǎn)品與現(xiàn)有的氨氯地平具有相同的治療作用。相比于現(xiàn)有的氨氯地平藥物而言，Pfizer發(fā)現(xiàn)了現(xiàn)有藥物的苯磺酸氨氯地平鹽形式具有更好的制劑性能（例如，降低的“黏性”）。Pfizer主張制備苯磺酸氨氯地平鹽得到的有利于制劑加工的效果是不可預(yù)期的，因此是非顯而易見的。法院拒絕了申請(qǐng)人的主張，因?yàn)榉ㄔ赫J(rèn)為面對(duì)要提高氨氯地平的制劑加工性能這一技術(shù)問題時(shí)，本領(lǐng)域技術(shù)人員會(huì)希望形成化合物的鹽，且只需要測(cè)試有限數(shù)量（53種）的藥物上可接受的鹽就能得到該產(chǎn)品。

　　指南案例2：Altana PharmaAG v.Teva Pharm.USA,Inc.,566 F.3d 999,91 USPQ2d 1018(Fed.Cir.2009)涉及的藥物是化合物泮托拉唑，其是抗?jié)兯幬颬rotonix?中的活性成分。泮托拉唑?qū)儆谧鳛橘|(zhì)子泵抑制劑的一類已知化合物，其用于治療胃酸病癥。法院在推論顯而易見性時(shí)認(rèn)定本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)從現(xiàn)有技術(shù)公開的有限數(shù)量的現(xiàn)有化合物中選出化合物12作為先導(dǎo)化合物進(jìn)行改進(jìn)，并進(jìn)而認(rèn)定Altana請(qǐng)求保護(hù)的泮托拉唑是顯而易見的?，F(xiàn)有技術(shù)公開了18種具體的化合物，泮托拉唑在結(jié)構(gòu)上類似于這些化合物中的化合物12，且化合物12是公開的這些化合物中效果較強(qiáng)的化合物之一。因此，法院認(rèn)定本領(lǐng)域技術(shù)人員會(huì)選擇現(xiàn)有技術(shù)專利中更有效的化合物，包括化合物12，作為進(jìn)一步研發(fā)努力的先導(dǎo)化合物。

　　指南案例3：Takeda Chem.Indus.,Ltd.v.Alphapharm Pty.,Ltd.,492 F.3d1350,83 USPQ2d 1169 (Fed.Cir.2007)要求保護(hù)的化合物是吡格列酮，是治療2型糖尿病的噻唑烷二酮類藥物（TZDs）中的一員。無(wú)效請(qǐng)求人Alphapham認(rèn)為，對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)“化合物b”進(jìn)行同素化和環(huán)化會(huì)生成吡格列酮，因此是顯而易見的。不過，法院支持吡格列酮是非顯而易見的，依據(jù)如下：

　　?有大量類似的現(xiàn)有技術(shù)TZD化合物，例如Takeda的在先專利中明確指出了54個(gè)，還有其他證據(jù)更普遍地公開了“數(shù)百萬(wàn)”，因此，沒有理由盲選出化合物b作為先導(dǎo)化合物。

　　?有對(duì)比文件教導(dǎo)了與“化合物b”相關(guān)的某些不利性質(zhì)，法院認(rèn)為這將教導(dǎo)技術(shù)人員不要選擇該化合物作為先導(dǎo)化合物。

　　?即使有理由選擇“化合物b”，也不存在對(duì)將化合物b轉(zhuǎn)化為請(qǐng)求保護(hù)的化合物吡格列酮所需的特定改造，也沒有合理的成功預(yù)期。

　　這3個(gè)指南案例給我們的啟示是，可以從對(duì)比文件提供的可預(yù)期的解決方案的數(shù)量上來(lái)判斷盲選的可能性。對(duì)于案例1類似的藥物化合物而言，對(duì)比文件除了公開化合物結(jié)構(gòu)通式外還會(huì)公開幾十至幾百個(gè)，甚至上千個(gè)的具體化合物，如果能爭(zhēng)辯對(duì)比文件公開的具體化合物或者相關(guān)取代基的數(shù)量過多且沒有給出方向性的指引信息時(shí)，將有利于反駁審查員指出的“盲選”先導(dǎo)化合物的論點(diǎn)。

　　三、反駁“非有限數(shù)量”的其他適用情形

　　爭(zhēng)辯“可預(yù)期的解決方案的數(shù)量不是有限的”這種應(yīng)對(duì)策略，其實(shí)還適用于在區(qū)別技術(shù)特征集中在數(shù)值范圍的不同或者對(duì)比文件公開了上位概念而本發(fā)明要求保護(hù)下位概念的特征，這類“優(yōu)選發(fā)明”的答辯中，可以用于回應(yīng)“通過有限數(shù)量的常規(guī)實(shí)驗(yàn)就能容易地得到本發(fā)明”一類的審查意見。

　　尤其是在中國(guó)目前的審查實(shí)踐中，審查員經(jīng)常質(zhì)疑“通過有限的實(shí)驗(yàn)可以得到技術(shù)方案”，但國(guó)內(nèi)的審查指南在創(chuàng)造性審查的章節(jié)中，對(duì)考量已知方案的數(shù)量是否是“有限的”沒有明確要求，目前的無(wú)效訴訟和復(fù)審案例還缺少如上述美國(guó)指南案例那樣將考量解決方案的數(shù)量多寡納入創(chuàng)造性評(píng)判的指導(dǎo)性案例，使得這類案件的爭(zhēng)辯難度很大。下面是美國(guó)、印度、加拿大國(guó)家的指南中的一些審查要求，供大家參考。

　　美國(guó)審查指南，2144.5 Obviousness of Similar and Overlapping Ranges,Amounts, and Proportions:

　　“in KSR International Co.v.Teleflex Inc.,550 U.S.398 (2007),the Supreme Court held that“obvious to try”was a valid rationale for an obviousness finding, for example, when there is a “design need” or “market demand” and there are a “finite number”of solutions.”

　　印度醫(yī)藥專利申請(qǐng)審查指南，“Reasonable expectation of success”, section 8, “ASSESSMENT OF INVENTIVE STEP”:

　　“when the solution is from a limited number of identified predictable solution, which is obvious to try, even the demonstration of surprising effects etc. do not provide any answer to the obviousness.”

　　加拿大審查指南，18.02.03 “Obvious to try considerations”

　　“When considering an obvious to try analysis, the following non-exhaustive list of factors is relevant: 1. Is it more or less self-evident that what is being tried ought to work? Are there a finite number of identified predictable solutions known to the person skilled in the art?”

　　當(dāng)然，爭(zhēng)辯“非有限數(shù)量”并不是一個(gè)具有壓倒性的反駁理由，因?yàn)楣P者覺得該爭(zhēng)辯點(diǎn)的邏輯是，承認(rèn)本領(lǐng)域技術(shù)人員有部分動(dòng)機(jī)去選用對(duì)比文件的方案，只是可選的方案數(shù)量過于龐大，使得本領(lǐng)域技術(shù)人員需要過度勞動(dòng)才能選出作為本發(fā)明改造對(duì)象的起始方案，而大家熟知，如果能提出“沒有動(dòng)機(jī)”的辯駁理由才更有利于支持創(chuàng)造性，所以將其作為次要的反駁點(diǎn)更好。

　　四、爭(zhēng)辯創(chuàng)造性的其他反駁點(diǎn)

　　就筆者的經(jīng)驗(yàn)而言，這在案例1一類的醫(yī)藥化合物案件，由于美國(guó)并不是采用“三步法”規(guī)則評(píng)判創(chuàng)造性，美國(guó)聯(lián)邦最高法院KSR案判決相當(dāng)于認(rèn)為本領(lǐng)域普通技術(shù)人員并不一定是帶著發(fā)明人試圖解決的技術(shù)問題才會(huì)去現(xiàn)有技術(shù)中去尋找解決方案，并進(jìn)一步將本領(lǐng)域技術(shù)人員定義為具有普通創(chuàng)造力的人員，這一假設(shè)的人能夠?qū)⒍鄠€(gè)對(duì)比文件的教導(dǎo)結(jié)合在一起，就像利用常識(shí)將拼圖碎片拼到一起，所以在這類案件中想要參照中國(guó)和歐洲的“三步法”規(guī)則完全否認(rèn)本領(lǐng)域技術(shù)人員“沒有動(dòng)機(jī)”去“盲選”非常困難。在美國(guó)實(shí)踐中更為有效的反駁是，指出“相反教導(dǎo)”等阻卻事由。

　　更具體的來(lái)說，根據(jù)上述指南案例3來(lái)看，對(duì)類似于案例1的醫(yī)藥化合物案件一種有效的反駁邏輯思路是：

　　?經(jīng)過確認(rèn)、可預(yù)期的解決方案的數(shù)量不是有限的；

　　?相反教導(dǎo)；以及

　　?缺乏合理的成功預(yù)期。

　　最后，論證“缺乏合理的成功預(yù)期”在美國(guó)的答辯中也非常重要，在美國(guó)判斷顯而易見性所使用的方法包括“TSM（教導(dǎo)-啟示-動(dòng)機(jī)）”以及6種附加理論依據(jù)中，都要求審查員明確組合存在合理的成功預(yù)期。在筆者與國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人的溝通中發(fā)現(xiàn)，技術(shù)人員常將其誤解為本領(lǐng)域技術(shù)人員需要完全確定能成功才有動(dòng)機(jī)去嘗試本發(fā)明的方案，或者認(rèn)為其他人沒有具體做實(shí)驗(yàn)，基于實(shí)際實(shí)驗(yàn)的復(fù)雜、困難、不確定性等，而認(rèn)為自己申請(qǐng)中記載的方案或?qū)嶒?yàn)效果是不可預(yù)期的。實(shí)質(zhì)上，專利法所要求的“合理的成功預(yù)期”主要是指本領(lǐng)域技術(shù)人員基于普通的技術(shù)認(rèn)知和實(shí)驗(yàn)條件，對(duì)從現(xiàn)有技術(shù)出發(fā)得到專利技術(shù)方案的成功可能性的客觀評(píng)估和理性預(yù)測(cè)；僅要求達(dá)到本領(lǐng)域技術(shù)人員認(rèn)為有“嘗試的必要”的程度，而無(wú)需具有“成功的確定性”或者“成功的高度蓋然性”。

　　總的來(lái)說，筆者感覺對(duì)于上述醫(yī)藥化合物，相對(duì)于歐洲、澳大利亞、加拿大等國(guó)家，美國(guó)對(duì)醫(yī)藥專利要求達(dá)到的創(chuàng)造性似乎略微更高一些。加上，美國(guó)通常在申請(qǐng)人針對(duì)可授權(quán)性做一次意見陳述后，如果答辯不成功，則下發(fā)終局性審查意見（Final OA），這意味著，需要申請(qǐng)人進(jìn)一步繳納更多的官費(fèi)并提“繼續(xù)審查請(qǐng)求（RCE，Request of Continued Examination）”或者“上訴”等才能獲得再次審查的機(jī)會(huì)。鑒于費(fèi)用的原因，申請(qǐng)人往往在Final OA后就放棄爭(zhēng)取授權(quán)的機(jī)會(huì)。這些因素都增加了在美國(guó)獲得專利授權(quán)的難度。以上是筆者在處理中國(guó)申請(qǐng)人向國(guó)外提出的醫(yī)藥化合物案件中得出的一些答辯體會(huì)，經(jīng)驗(yàn)有限，理解有不準(zhǔn)確之處在所難免，還望讀者見諒。

　　參考文獻(xiàn)：

　　【1】《美國(guó)專利審查操作指南》—可專利性，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)合作司組織翻譯；

　　【2】《美國(guó)專利申請(qǐng)撰寫及審查處理策略》；

　　【3】《中華人民共和國(guó)最高人民法院行政判決書》（2019）最高法知行終235號(hào)；

　　【4】《以案說法》—專利復(fù)審、無(wú)效典型案例指引。