文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 席兵
第四次修訂后的中國《專利法》已于2021年6月1日起實施。新修《專利法》第四十二條新增了兩款關(guān)于專利權(quán)期限補償?shù)囊?guī)定，即第四十二條第二款的“一般專利權(quán)期限補償”和第三款的“藥品專利權(quán)期限補償”，業(yè)內(nèi)通常將兩種專利權(quán)期限補償分別對應(yīng)于美國專利法所規(guī)定的PTA（Patent Term Adjustment）和PTE（Patent Term Extension）。因此，中國《專利法》的這部分修改思路，可以從美國的相關(guān)專利實踐中找到某些借鑒之處。本文的討論只針對《專利法》第四十二條第二款規(guī)定的一般專利權(quán)期限補償。
根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局《關(guān)于施行修改后專利法的相關(guān)審查業(yè)務(wù)處理暫行辦法》第五條的規(guī)定，專利權(quán)人可以根據(jù)《專利法》第四十二條第二款在專利權(quán)授權(quán)公告之日起三個月內(nèi)通過紙件形式提出專利權(quán)期限補償請求，后續(xù)再按照國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)出的繳費通知繳納相關(guān)費用。國家知識產(chǎn)權(quán)局將在新修改的《專利法實施細則》施行后審查專利權(quán)期限補償請求。
截至2021年底，筆者所在的代理機構(gòu)已經(jīng)提交了大量的專利權(quán)期限補償請求，客戶就官費、可補償時間、法律后果等也提出了很多問題，但因為新修改的《專利法實施細則》和《專利審查指南》尚未正式發(fā)布，筆者只能在現(xiàn)有法律法規(guī)的基礎(chǔ)上針對上述問題作一般性的答復(fù)。本文就是在這些答復(fù)的基礎(chǔ)上所作的總結(jié)和概括。
一、適用對象
《關(guān)于施行修改后專利法的相關(guān)審查業(yè)務(wù)處理暫行辦法》第五條明確了《專利法》第四十二條第二款適用于2021年6月1日及以后授權(quán)公告的發(fā)明專利。
二、適用條件
《專利法》第四十二條第二款規(guī)定：“自發(fā)明專利申請日起滿四年，且自實質(zhì)審查請求之日起滿三年后授予發(fā)明專利權(quán)的，國務(wù)院專利行政部門應(yīng)專利權(quán)人的請求，就發(fā)明專利在授權(quán)過程中的不合理延遲給予專利權(quán)期限補償，但由申請人引起的不合理延遲除外?！痹摋l規(guī)定了適用專利權(quán)期限補償?shù)囊话阈詶l件，即自申請日起超過四年且自實質(zhì)審查請求之日起超過三年授予發(fā)明專利權(quán)，且是因為非申請人引起的不合理延遲導(dǎo)致授權(quán)時間超出上述四年和三年期限。此處需要明確如下幾個與時間有關(guān)的問題。
?申請日的計算基礎(chǔ)
《專利法實施細則》第十一條第一、二款規(guī)定：“除專利法第二十八條和第四十二條規(guī)定的情形外，專利法所稱申請日，有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日。本細則所稱申請日，除另有規(guī)定的外，是指專利法第二十八條規(guī)定的申請日?！?/p>
新修改的《專利法實施細則》征求意見稿并未對該條進行修改，因此，《專利法》第四十二條第二款所規(guī)定的專利權(quán)期限補償涉及的申請日的計算基礎(chǔ)，原則上應(yīng)該是《專利法》第二十八條和第四十二條一1款（即原《專利法》第四十二條）規(guī)定的申請日。這個結(jié)論適用于直接提交（direct filing）的中國專利申請（包括首次申請和要求優(yōu)先權(quán)的申請）應(yīng)該是沒有疑問的。但對于PCT中國階段的申請和分案申請，該結(jié)論是否適用尚不明確。
《專利法實施細則》第一百零二條規(guī)定，對于PCT中國階段的申請，國際申請日視為《專利法》第二十八條所稱的申請日?！秾＠麑彶橹改稀返谖宀糠值谌?.3.2.1和2.3.2.2也都相應(yīng)規(guī)定，分案的申請日是指原申請的申請日。因此，從《專利法》規(guī)定的申請日的角度來看，專利期限補償所涉及的PCT中國階段申請和分案申請的申請日也應(yīng)該按照《專利法》第二十八條和專利法第四十二條第一款的規(guī)定來計算。
然而從專利局的角度來看，無論直接申請、PCT中國階段申請還是分案申請，都是在中國專利局實際提交后才開始審查的。因此，如果把在實際提交之前的階段也計算在上述四年和三年期限內(nèi)，從而計算在專利局授權(quán)過程中的不合理延遲中，這顯然是不合理的。從這個角度看，《專利法》第四十二條第二款所規(guī)定的專利權(quán)期限補償涉及的申請日的計算基礎(chǔ)，應(yīng)該是在中國專利局的實際提交日（actual filing date）。
美國專利法第154條(b)(1)(B)部分明確規(guī)定了PTA所涉及的三年申請在審時間（3-year application pendency），是從實際提交日開始計算。事實上，中國專利局新修改的《專利審查指南》征求意見稿中增加了專利權(quán)期限補償所涉及的申請日的規(guī)定，即：“此處的專利申請日，是指專利法第二十八條規(guī)定的申請日。對于國際申請，是指進入中國國家階段的日期。對于分案申請，是指分案申請遞交日?！钡@個部門規(guī)章的規(guī)定，實際上與相應(yīng)的法規(guī)（即《專利法實施細則》）第十一條存在一定沖突。不過，目前《專利法實施細則》和《專利審查指南》的修改稿都沒有正式發(fā)布，最終是否還有修改，還需拭目以待。
?實質(zhì)審查請求之日的計算基礎(chǔ)
從字面和中國專利實踐來看，實質(zhì)審查請求之日本身是沒有歧義的，就是實質(zhì)審查請求日，也就是實質(zhì)審查請求提交的日期。但中國專利局新修改的《專利審查指南》征求意見稿中，增加了專利權(quán)期限補償所涉及的實質(zhì)審查請求之日的規(guī)定，即：“實質(zhì)審查請求之日是指實質(zhì)審查請求生效日，實質(zhì)審查請求生效日為發(fā)明專利申請進入實質(zhì)審查階段通知書的發(fā)文日?！?/p>
《專利法》第三十五條第一款對實質(zhì)審查請求做了一般性規(guī)定，即：“發(fā)明專利申請自申請日起三年內(nèi)，國務(wù)院專利行政部門可以根據(jù)申請人隨時提出的請求，對其申請進行實質(zhì)審查。”《專利審查指南》第一部分第一章6.4.1對此進行了明確和細化，即：“實質(zhì)審查請求應(yīng)當(dāng)在自申請日（有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日）起三年內(nèi)提出，并在此期限內(nèi)繳納實質(zhì)審查費?！庇纱丝梢?，實質(zhì)審查請求是指提交實質(zhì)審查請求書并繳納實質(zhì)審查費，跟進入實質(zhì)審查階段顯然不是一回事。
然而，根據(jù)中國的專利實踐，《專利審查指南》的上述修改其實是有其合理性的。中國的實質(zhì)審查是請求制，也就是說，原則上只有申請人提交了實質(zhì)審查請求，專利局才能啟動實質(zhì)審查。根據(jù)《專利法》第三十五條第一款的規(guī)定，申請人可以在申請?zhí)峤划?dāng)天到三年期限屆滿前隨時請求實質(zhì)審查。對于同一天提交的不同申請，實質(zhì)審查請求日有可能會相差很大；對于首次提交的申請，相差甚至可能達到三年。但中國專利局真正開始實質(zhì)審查的日期，則是進入實質(zhì)審查階段通知書的發(fā)文日。根據(jù)“先公開后審查”的原則，這個通知書要在申請公開后才能發(fā)出。仍然以上文提到的首次申請舉例，如果不請求提前公開，則申請日后18個月該申請才公開；也就是說，如果在申請日同時請求實質(zhì)審查，要在18個月后才能開始實質(zhì)審查，而把這18個月包含在上述計算專利權(quán)期限補償?shù)娜昶谙迌?nèi)顯然是不合理的，因為此時實質(zhì)審查的時間只剩下一年半（18個月）了。
仍然以美國專利實踐為對照。美國的審查不區(qū)分初步審查和實質(zhì)審查，而且是由專利局自動啟動審查，無需申請人專門請求，但審查費和檢索費必須在申請的時候繳納，相當(dāng)于在申請日同時請求審查，因此不存在請求審查與進入審查的時間差。這也是為什么美國專利法第154條(b)(1)(B)部分規(guī)定的三年申請在審時間是從實際提交日（相當(dāng)于實審請求日）開始計算的。
?授予發(fā)明專利權(quán)的日期
《專利法》第三十九條規(guī)定：“發(fā)明專利權(quán)自公告之日起生效。”因此，授予專利權(quán)的日期一般是沒有歧義的，就是授權(quán)公告日。
根據(jù)《專利法實施細則》第三十二條第二款的規(guī)定，要求本國優(yōu)先權(quán)的排除條件之一是在先申請已經(jīng)被授予專利權(quán)。如果按照授予專利權(quán)的日期就是公告日的理解，那么判斷在先申請是否已經(jīng)被授予專利權(quán)，就是看在提交在后申請時，在先申請是否已經(jīng)公告。但《專利審查指南》第一部分第一章6.2.2.1明確規(guī)定，在先申請已經(jīng)辦理了登記手續(xù)的，則在后申請會被視為未要求優(yōu)先權(quán)。也就是說，這里的授予專利權(quán)的日期是辦理登記手續(xù)的日期。顯然，對于專利權(quán)期限補償來說，授予專利權(quán)的日期按照公告日來計算更為合理。將《專利審查指南》中關(guān)于本國優(yōu)先權(quán)的授予專利權(quán)的規(guī)定看作是一個例外的解釋即可。
事實上，中國專利局新修改的《專利審查指南》征求意見稿中也增加了計算專利權(quán)期限補償時對授予專利權(quán)的日期的規(guī)定，即：“授權(quán)過程中的不合理延遲時間是指發(fā)明專利的授權(quán)公告日減去自發(fā)明專利申請日起滿四年且自實質(zhì)審查請求之日起滿三年的日期?！币簿褪钦f，授予專利權(quán)的日期就是授權(quán)公告日。這一點應(yīng)該沒有疑問。
美國專利法第154條對此規(guī)定的很明確，計算PTA就是看授權(quán)公告（Issue of Patent，授權(quán)通知書是Notice of Allowance）被延遲的天數(shù)。
?不合理延遲的計算
不合理延遲屬于中國《專利法》框架下的新概念，我們只能試圖從合理性的角度和相關(guān)的美國專利實踐來進行分析。
《專利法》第四十二條第二款的規(guī)定有一個但書，即：“由申請人引起的不合理延遲除外?！痹瓌t上，除了由申請人引起的不合理延遲以外，其余的不合理延遲都是專利局在授權(quán)過程中的不合理延遲。因此，有必要對由申請人引起的不合理延遲進行分析。
可以理解，申請人請求延期、請求恢復(fù)權(quán)利、請求延遲審查等一般都是由申請人引起的不合理延遲。中國專利局新修改的《專利審查指南》征求意見稿窮舉了五種由申請人引起的不合理延遲，除了上述三種情形外，還包括：援引加入引起的延遲和提前進入中國但未要求提前處理而引起的延遲。援引加入是因為申請人遺漏申請文件內(nèi)容，通過援引優(yōu)先權(quán)文件的方式補交。根據(jù)《專利法實施細則》第一百一十一條的規(guī)定，申請人提前進入但未要求提前處理，專利局應(yīng)該等到自優(yōu)先權(quán)日起滿30個月才開始審查。筆者認為，這些規(guī)定都是非常合理的。
除了“由申請人引起”這一要素外，還有一個要素是“不合理”。新修改的《專利審查指南》征求意見稿窮舉了四種非不合理延遲，即：中止程序、保全措施、行政訴訟程序、修改專利申請文件后被授予專利權(quán)的復(fù)審程序。前三種一般都不是專利局引起的，因此可以認為不屬于專利局在授權(quán)過程中的不合理延遲。關(guān)于第四種復(fù)審程序，可以認為在專利局已經(jīng)得出駁回的審查結(jié)論后，后續(xù)的延遲都不屬于專利局在授權(quán)過程中的不合理延遲。從這個角度看，將復(fù)審程序歸為非不合理延遲有一定的合理性。但修改稿中有一個限定詞“修改專利申請文件后被授予專利權(quán)的”，這是否意味著復(fù)審階段沒有修改申請文件而直接授權(quán)的（雖然很少，但并非不可能），可以認為屬于不合理延遲？當(dāng)然，相關(guān)新規(guī)定還有修改的可能性，而且可能還需要由后續(xù)的審查實踐來確定。
與《專利審查指南》的修改稿不同，美國專利法第154條明確規(guī)定了專利局導(dǎo)致的延遲（154（b）（1）各種情形，包括：申請日起超過14個月未下OA（或授權(quán)通知書），申請人答復(fù)OA后4個月專利局沒有回應(yīng)，專利審判及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board）或聯(lián)邦法院作出決定后4個月專利局沒有動作，申請人繳納授權(quán)費后4個月專利局沒有授權(quán)。另外還有超出上面提到的三年申請在審時間，但這部分有但書，排除了繼續(xù)審查（continued examination，相當(dāng)于中國的復(fù)審），另外也排除了一些其他程序，但因為其在中國不適用或不常見，在此不再贅述。美國專利法關(guān)于申請人導(dǎo)致的延遲的規(guī)定（154（b）（2））很上位，概括地說就是：申請人因未采取合理的努力推動審查而導(dǎo)致的延遲（the period of time during which the applicant failed to engage in reasonable efforts to conclude prosecution of the application）。筆者認為，中國專利局的《專利審查指南》征求意見稿中的相關(guān)規(guī)定，事實上也體現(xiàn)了這個一般性的原則。
三、估算實例
通過以上討論，我們基本上對于專利權(quán)期限補償所涉及的相關(guān)概念和原則有了一些相對清晰的理解。本文在此試圖根據(jù)這些理解，針對工作中遇到的一個相對典型的具體案例估算出專利權(quán)期限補償?shù)奶鞌?shù)。但因為《專利法實施細則》和《專利審查指南》的征求意見稿還有可能修改，所以下面的估算不一定準(zhǔn)確。
某申請2013800xxxxx.x是一個PCT中國階段申請，具體相關(guān)信息如表1所示。
如上所述，專利權(quán)期限補償規(guī)定的四年期限應(yīng)該從進中國的日期（2014年12月5日）起算，加四年應(yīng)該是2018年12月5日。專利權(quán)期限補償規(guī)定的三年期限應(yīng)該從進入實質(zhì)審查階段的日期（2015年6月10日）起算，加三年應(yīng)該是2018年6月10日。顯然，應(yīng)該按照后到期的期限計算補償，即按照授權(quán)公告日（2021年9月21日）超出2018年12月5日的天數(shù)計算，即1021天。
2017年9月5日到2019年9月3日是復(fù)審階段，這個728天的時間間隔應(yīng)該從補償中扣除。
2020年10月12日下發(fā)的第四次審查意見的答復(fù)期限是2020年12月27日，而答復(fù)經(jīng)延期后于2021年2月25日提交，這個60天的時間間隔也應(yīng)該從補償中扣除。
綜上所述，實際補償?shù)奶鞌?shù)估算為233天。
四、總結(jié)
本文關(guān)于專利權(quán)期限補償?shù)姆治鲇懻摵凸浪闶腔诂F(xiàn)行《專利法》《專利法實施細則》和《專利審查指南》，結(jié)合《專利法實施細則》和《專利審查指南》的修改征求意見稿，并參考美國專利實踐而完成的。正如前文所述，新修改的《專利法實施細則》和《專利審查指南》發(fā)布后，才能更相對準(zhǔn)確地進行估算。而關(guān)于官費的計算問題，只能完全依賴于后續(xù)專利局的具體規(guī)定。