文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 李春暉

按照專利法實(shí)施細(xì)則第53條和第64條的規(guī)定，專利法實(shí)施細(xì)則第20條第1款是駁回理由和無(wú)效理由之一。同時(shí)，申請(qǐng)人的技術(shù)方案要在實(shí)質(zhì)上獲得保護(hù)，撰寫(xiě)清楚的權(quán)利要求也是一個(gè)基本的要求。因此，在專利的審查實(shí)踐中，細(xì)則第20條第1款往往是被引用得最多的條款。有鑒于此，本文擬就細(xì)則第20條第1款的“清楚”方面作一簡(jiǎn)單的討論。

我們知道，詞匯在法律條文中的法律含義，不同于該詞匯在一般語(yǔ)境中的通常含義。二者之間有可能是交叉或者包含的關(guān)系。根據(jù)《現(xiàn)代漢語(yǔ)詞典》，“清楚”是指“事物容易讓人了解、辨認(rèn)”。

就該一般語(yǔ)文含義而言，除了專利法實(shí)施細(xì)則第20條第1款之外，專利法實(shí)施細(xì)則第21條第2款（必要技術(shù)特征）和專利法第26條第4款（說(shuō)明書(shū)支持權(quán)利要求）的要求，也都令權(quán)利要求更加“清楚”。但三個(gè)條款無(wú)疑應(yīng)相互區(qū)分，不應(yīng)出現(xiàn)競(jìng)合的情況。因此在專利法實(shí)施細(xì)則第20條第1款中，權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)“清楚”有其特定的含義。這個(gè)含義在審查指南第二部分第二章3.2.2節(jié)（以下只引述節(jié)）通過(guò)對(duì)其內(nèi)涵的解釋和對(duì)其外延（事實(shí)上是“不清楚”這個(gè)概念的外延）的舉例而進(jìn)行了闡述。在專利實(shí)踐中，由于審查員發(fā)出的審查意見(jiàn)針對(duì)的是“不清楚”的實(shí)例，因此 “不清楚”的外延顯得尤為重要。然而，外延是由內(nèi)涵所決定的，要準(zhǔn)確地判斷清楚與否，必須明確“清楚”的內(nèi)涵。

首先考察第3.2.2節(jié)對(duì)“清楚”的解釋。根據(jù)該節(jié)的解釋，“清楚”有三方面的含義：

第一，“每項(xiàng)權(quán)利要求的類型應(yīng)當(dāng)清楚”。相應(yīng)地，權(quán)利要求的技術(shù)特征要與權(quán)利要求的類型相適應(yīng)；

第二，“每項(xiàng)權(quán)利要求所確定的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)清楚”。包括兩方面：首先，“權(quán)利要求的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)根據(jù)其所用詞語(yǔ)的含義來(lái)理解”。因此，作為一般要求，詞語(yǔ)的含義本身應(yīng)當(dāng)清楚、明確。當(dāng)然，除了詞語(yǔ)之外，表述方式本身從語(yǔ)言上必須是清楚的。其次，某些詞語(yǔ)雖然從語(yǔ)義上是清楚的，但是其使用會(huì)導(dǎo)致權(quán)利要求保護(hù)范圍的不確定、不清楚，因此是不允許的。例如，權(quán)利要求中不得使用含義不確定的用語(yǔ)如“厚”、“薄”、“強(qiáng)”、“弱”、“高溫”、“高壓”、“很寬范圍”等，以及“例如”、“最好是”、“尤其是”、“必要時(shí)”等類似用語(yǔ)，一般不得使用“約”、“接近”、 “等”、“或類似物”等類似的用語(yǔ)。類似地，括號(hào)也會(huì)導(dǎo)致不確定性，因此除附圖標(biāo)記或者化學(xué)式及數(shù)學(xué)式中使用的括號(hào)之外，權(quán)利要求中應(yīng)盡量避免使用括號(hào)。

第三，構(gòu)成權(quán)利要求書(shū)的所有權(quán)利要求作為一個(gè)整體也應(yīng)當(dāng)清楚，這是指權(quán)利要求之間的引用關(guān)系應(yīng)當(dāng)清楚。

在上面的解釋中，第一方面和第三方面無(wú)論是就其含義還是實(shí)踐而言都是非常明確的，在實(shí)踐中難以把握的是第二方面。從審查指南的行文可以看出，雖然提到了“每項(xiàng)權(quán)利要求所確定的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)清楚”，但根據(jù)緊接下來(lái)的說(shuō)明和解釋，“保護(hù)范圍”是否清楚的著眼點(diǎn)在于權(quán)利要求所使用的詞語(yǔ)的含義。也就是說(shuō)，“清楚”的實(shí)質(zhì)是指語(yǔ)義上的清楚，以及在語(yǔ)義上不能導(dǎo)致不確定性。換言之，細(xì)則第20條第1款所述的清楚問(wèn)題就每一項(xiàng)權(quán)利要求的保護(hù)范圍而言是一個(gè)語(yǔ)義問(wèn)題，而非其他問(wèn)題。

然而，對(duì)于上述問(wèn)題也存在不同的見(jiàn)解。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局條法司的《新專利法詳解》（知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社2001年8月第一版）對(duì)權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)清楚的含義進(jìn)行了闡述，認(rèn)為其包括四方面：第一，權(quán)利要求所要求保護(hù)的主題應(yīng)當(dāng)明確，其類型必須清楚；第二，權(quán)利要求中記載的各個(gè)技術(shù)特征以及各個(gè)技術(shù)特征之間的關(guān)系應(yīng)當(dāng)清楚，不能采用含糊不清或者會(huì)產(chǎn)生歧義的措辭，也不能僅僅羅列所采用的元件、部件的名稱，缺少對(duì)它們之間的必要的關(guān)聯(lián)和配合方式的表述；第三，權(quán)利要求所要求保護(hù)的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)清楚；第四，權(quán)利要求的引用關(guān)系應(yīng)當(dāng)清楚、正確。

可以看出，《新專利法詳解》對(duì)“清楚”的理解與《審查指南》的規(guī)定有不同之處。就專利實(shí)踐中的具體操作而言，《審查指南》可謂審查員、申請(qǐng)人和代理人的“圣經(jīng)”。然而，《新專利法詳解》因其著者的權(quán)威性，亦對(duì)專利實(shí)踐有巨大的影響。對(duì)于《新專利法詳解》與《審查指南》之間的細(xì)微出入之處，筆者認(rèn)為可能會(huì)導(dǎo)致實(shí)踐中的困惑。事實(shí)上，在筆者的執(zhí)業(yè)經(jīng)歷中，就遇到過(guò)由于理解的偏差導(dǎo)致的法律適用的競(jìng)合，妨礙了審查員和申請(qǐng)人之間的有效溝通。下面對(duì)此予以簡(jiǎn)單的考察。

首先，審查指南并未明確指出“各個(gè)技術(shù)特征之間的關(guān)系應(yīng)當(dāng)清楚”，也未明確指出“不能僅僅羅列所采用的元件、部件的名稱，缺少對(duì)它們之間的必要的關(guān)聯(lián)和配合方式的表述”?！缎聦＠ㄔ斀狻分械纳鲜霰磉_(dá)可能只是對(duì)權(quán)利要求使用的詞語(yǔ)和表述方式語(yǔ)義上應(yīng)當(dāng)清楚進(jìn)行了細(xì)化的闡述，但是由于未指明清楚應(yīng)當(dāng)是“語(yǔ)義上清楚”，這種細(xì)化本身導(dǎo)致了一定的誤會(huì)。

一個(gè)問(wèn)題是，“缺少元件、部件之間的必要的關(guān)聯(lián)和配合方式的表述”是屬于不符合細(xì)則第20條第1款的“不清楚”的缺陷，還是屬于不符合細(xì)則第21條第2款的“缺乏必要技術(shù)特征”的缺陷？筆者認(rèn)為，問(wèn)題的關(guān)鍵在于“必要的關(guān)聯(lián)和配合方式的表述”的缺乏是導(dǎo)致權(quán)利要求的表述從語(yǔ)義上不可理解、含糊、導(dǎo)致歧義或者不確定性，還是導(dǎo)致技術(shù)方案的不完整而無(wú)法實(shí)現(xiàn)技術(shù)目的。如果語(yǔ)義上不可理解、含糊、導(dǎo)致歧義或者不確定性，則自然應(yīng)當(dāng)適用細(xì)則第20條第1款。然而，如果語(yǔ)義上是可以正確理解的，但是由于所述缺乏而導(dǎo)致了技術(shù)方案不完整，則應(yīng)當(dāng)適用細(xì)則第21條第2款。在實(shí)踐中，由于未能明確細(xì)則第20條第1款對(duì)“清楚”的要求是指語(yǔ)義上的清楚，常有本應(yīng)適用細(xì)則第21條第2款而錯(cuò)誤地適用細(xì)則第20條第1款的情況。在這種情況下，要認(rèn)清問(wèn)題的實(shí)質(zhì)，答復(fù)審查意見(jiàn)方能有的放矢。

其次，審查指南確實(shí)指出“每項(xiàng)權(quán)利要求所確定的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)清楚”，但是，這句話是與“權(quán)利要求的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)根據(jù)其所用詞語(yǔ)的含義來(lái)理解”同時(shí)出現(xiàn)的。不能將“保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)清楚”這樣的表述與其在審查指南的語(yǔ)境分開(kāi)來(lái)孤立地理解。

如果脫離開(kāi)語(yǔ)境對(duì)“保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)清楚”作寬泛的理解（也就是對(duì)“清楚”作一般語(yǔ)文含義上的理解），也有本應(yīng)適用專利法第26條第4款而錯(cuò)誤地適用細(xì)則第20條第1款的情況。例如下面的案例：

【案例】

獨(dú)立權(quán)利要求1如下：

1. 用于選擇地震能量供在所選的地震勘查區(qū)使用的一種方法，包括以下步驟：

評(píng)估地震勘查區(qū)內(nèi)土地的所選物理性質(zhì)；

測(cè)試土地對(duì)所選的地震能源特性的反應(yīng)；

從所述測(cè)試模型估計(jì)所述地震能源起爆的遠(yuǎn)場(chǎng)地震響應(yīng)模型；

在審查意見(jiàn)中，審查員認(rèn)為技術(shù)特征“評(píng)估地震勘查區(qū)域內(nèi)土地的所選物理性質(zhì)”不清楚，因?yàn)樵摷夹g(shù)特征沒(méi)有表述清楚評(píng)估哪些物理性質(zhì)及其使用的評(píng)估手段。對(duì)于另兩個(gè)技術(shù)特征、“測(cè)試土地對(duì)選定的地震能源特性的反應(yīng)”和“從所述測(cè)試模型估計(jì)所述地震能源激發(fā)的遠(yuǎn)場(chǎng)地震響應(yīng)模型”審查員也提出了類似的審查意見(jiàn)。

但是，該獨(dú)立權(quán)利要求并不存在任何語(yǔ)義上的不清楚。事實(shí)上，在本申請(qǐng)中，審查員所指出的技術(shù)特征中的每一個(gè)術(shù)語(yǔ)都具有技術(shù)領(lǐng)域中通常的理解，尤其是對(duì)于地球科學(xué)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，其中的術(shù)語(yǔ)都具有非常確切的含義。不僅如此，說(shuō)明書(shū)中也記載了對(duì)有關(guān)術(shù)語(yǔ)的定義。因此，上述技術(shù)特征在語(yǔ)義上完全是清楚的。

事實(shí)上，審查員的觀點(diǎn)――“沒(méi)有表述清楚評(píng)估哪些物理性質(zhì)及其使用的評(píng)估手段”、“測(cè)試哪些反應(yīng)及其使用的測(cè)試手段”、“怎樣從所述測(cè)試模型估計(jì)所述地震能源起爆的遠(yuǎn)場(chǎng)地震響應(yīng)模型所使用的估計(jì)手段”，其實(shí)并不屬于權(quán)利要求是否清楚的范疇，而屬于權(quán)利要求是否得到說(shuō)明書(shū)支持的范疇。審查員提出上述問(wèn)題，是因?yàn)樯暾?qǐng)人使用了上位概念“土地”、“物理性質(zhì)”、“評(píng)估”、“測(cè)試”、“反應(yīng)”、“估計(jì)”等。

對(duì)于這種情況，如果申請(qǐng)人不能認(rèn)識(shí)到問(wèn)題的實(shí)質(zhì)，只是就“是否清楚”進(jìn)行陳述的話，則難以將問(wèn)題陳述清楚，因?yàn)?，基于“清楚”的一般語(yǔ)文含義，“沒(méi)有表述清楚評(píng)估哪些物理性質(zhì)及使用的評(píng)估手段”這樣的論斷從表面上來(lái)看是正確的。只有認(rèn)識(shí)到實(shí)施細(xì)則第20條第1款的“清楚”有其特定的含義，認(rèn)識(shí)到審查員所指出的問(wèn)題實(shí)則屬于專利法第26條第4款的問(wèn)題，問(wèn)題才可迎刃而解。基于這樣的認(rèn)識(shí)，代理人在向?qū)彶閱T陳述了問(wèn)題的實(shí)質(zhì)之后，繼續(xù)就所述權(quán)利要求概括是否恰當(dāng)、是否能夠得到說(shuō)明書(shū)的支持陳述了意見(jiàn)：

1．對(duì)于權(quán)利要求中的每一個(gè)概括性表述，說(shuō)明書(shū)中都例舉了充分的例子。例如，對(duì)于土地，說(shuō)明了術(shù)語(yǔ)“土地”包括聚成巖、沉積物、巖石、有機(jī)材料、沙以及其它構(gòu)成地球表面的材料。” 對(duì)于“物理性質(zhì)”，例如說(shuō)明了“在每一測(cè)試點(diǎn)取巖心樣品，并分析巖心樣品以確定透氣性、密度、壓縮和剪切波速度、彈性和動(dòng)態(tài)模量以及在單軸和三軸壓力下的應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系。”（其它略）

2．本發(fā)明的要點(diǎn)在于權(quán)利要求中那些步驟的提出以及它們的組合，并不在于這些步驟本身（或者說(shuō)內(nèi)部）如何實(shí)現(xiàn)。因此，無(wú)論這些步驟是用現(xiàn)有技術(shù)實(shí)現(xiàn)的，還是可以包括新的方式和手段（本發(fā)明提出的或者將來(lái)出現(xiàn)的），都不能要求申請(qǐng)人必須在獨(dú)立權(quán)利要求中包括具體的實(shí)現(xiàn)方式，例如如何測(cè)定土地的上述物理性質(zhì)（事實(shí)上，對(duì)于所述物理性質(zhì)的測(cè)試，存在眾多已知的方法）?！?BR>

結(jié)合其它理由，申請(qǐng)人成功地使復(fù)審委員會(huì)撤銷了駁回決定（此案尚未最終授權(quán)）。

綜上所述，筆者認(rèn)為，專利法實(shí)施細(xì)則第20條第1款所述的“清楚”，除了權(quán)利要求的類型清楚、權(quán)利要求整體上清楚之外，就“每一項(xiàng)權(quán)利要求的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)清楚”而言，是指權(quán)利要求語(yǔ)義上的清楚，因此與專利法實(shí)施細(xì)則第21條第2款、專利法第26條第4款有明確的分野，不應(yīng)出現(xiàn)法律適用競(jìng)合的情況。