文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 李帶娣　

發(fā)明專利在實質(zhì)審查過程中，審查員基本上都要采用審查意見通知書的方式將實質(zhì)審查意見告知申請人，申請人需要在規(guī)定的時間內(nèi)，根據(jù)審查意見通知書內(nèi)容作出令人信服的意見陳述書，必要時還需要對原始申請文件進行修改。

　　原始申請文件的修改以及意見陳述書的撰寫一般必須具有足夠的說服力，這樣才能縮短專利的實質(zhì)審查程序，爭取早日授權，如何替申請人寫出合理并且令人滿意的意見陳述書，是專利代理人的一項基本功，下面根據(jù)自己答復審查意見的實踐經(jīng)驗，總結幾點對答復審查意見的看法。

　　從審查意見通知書對申請文件的總體傾向性意見來看，主要有三類：第一類為申請文件具有形式缺陷，即具有肯定性授權前景意見；第二類為申請文件具有不可克服的實質(zhì)性缺陷，即否定性授權前景意見；第三類為介于前兩者之間，申請文件具有實質(zhì)性缺陷，但是該實質(zhì)性缺陷可以通過合理修改原始申請文件來克服該實質(zhì)性缺陷，即中立性的授權前景意見。

　　本文主要介紹如何答復第三類審查意見通知書，其中，重點介紹如何答復審查員在該類審查意見通知書中提出的申請文件存在新穎性和創(chuàng)造性缺陷問題，該類問題的答復一般分為以下幾步。

　　第一， 修改內(nèi)容的說明

　　該部分主要是針對“權利要求書替換頁”的說明。重點針對新修改的獨立權利要求進行說明，該部分的修改主要依據(jù)：專利實施細則第20條“權利要求書應當清楚、簡要地表述請求保護的范圍”和專利法第33條“申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明……不得超出原說明書和權利要求記載的范圍，……”的規(guī)定。

　　第二，關于新穎性

　　新穎性的判斷原則為：單獨對比原則，即逐篇比較對比文件和獨立全力要求的技術方案的區(qū)別，從而說明該技術方案相對每一篇對比文件具有新穎性，舉例說明：審查員在審查意見通知書中指出原獨立權利要求相對對比文件1和對比文件2無新穎性，代理人在將原權利要求修改后要分別指出：

　　1） 修改后的獨立權利要求（新權利）相對于對比文件1具有新穎性（直接給出單獨對比的結論）：

　　對比文件1公開了一種技術方案，但沒有公開獨立權利要求中的A技術特征。

　　2） 修改后的獨立權利要求（新權利）相對于對比文件2具有新穎性（直接給出單獨對比的結論）：

　　對比文件2公開了一種的技術方案，但沒有公開新權利要求1中的A技術特征和/或B技術特征。

　　由于獨立權利要求具有新穎性，故其從屬權利要求也具有新穎性。

　　在發(fā)明專利申請中申請文件只具有新穎性是不夠的，必須具有創(chuàng)造性。

　　第三，關于創(chuàng)造性

　　創(chuàng)造性一般是審查員將幾篇對比文件和公知常識等結合起來判斷申請文件的技術方案是否具有創(chuàng)造性。因此一般常按照以下幾步進行答復。

　　1） 確定最接近現(xiàn)有技術；

　　在審查意見通知書所提供的對比文件中，由于對比文件與本發(fā)明技術領域相同，要解決的技術問題相同（近），且公開的技術特征與新權利要求1公開的技術特征最接近，因此確定對比文件 為最接近現(xiàn)有技術。

　　2） 與最接近現(xiàn)有技術對比，找出區(qū)別技術特征，以及該區(qū)別技術特征的引入解決了怎樣的技術問題；

　　修改后的獨立權利要求1與最接近現(xiàn)有技術對比文件 1 相比，區(qū)別技術特征在于 。該區(qū)別技術特征的引入取得了 技術效果，從而解決了技術問題。

　　3） 最接近的對比文件沒有給出用該區(qū)別技術特征解決上述技術問題的技術啟示，以及其他對比文件或者最接近的對比文件與其他對比文件或公知常識的結合也沒有給出給出應用本發(fā)明的技術手段解決上述技術問題的任何技術啟示；

　　最接近的對比文件 1 沒有給出用該區(qū)別技術特征解決上述技術問題的技術啟示；對比文件 2 也沒有給出給出應用本發(fā)明的技術手段解決上述技術問題的任何技術啟示。

　　因此，修改后的權利要求1是非顯而易見的，具有突出的實質(zhì)性特點。

　　本發(fā)明通過技術方案，取得了 技術效果，具有顯著的進步。

　　綜上所述，修改后的權利要求1具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，因此具有創(chuàng)造性，符合專利法第22條第3款的規(guī)定。

　　在獨立權利要求1具有創(chuàng)造性的情況下，其從屬權利要求以及具有獨立權利要求1的其他權利要求也具備創(chuàng)造性。

　　以上僅是筆者對答復審查意見的一些心得體會，認識有限，還請各位多批評指正。