文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司　王曉

摘要：商標(biāo)只有使用才能發(fā)揮區(qū)分商品或服務(wù)來(lái)源的功能，商標(biāo)使用是維持商標(biāo)權(quán)效力的前提，是商標(biāo)權(quán)人向第三方主張侵權(quán)救濟(jì)的基礎(chǔ)。新《商標(biāo)法》對(duì)于商標(biāo)使用尚無(wú)明確的界定標(biāo)準(zhǔn)，本文結(jié)合現(xiàn)有立法及司法實(shí)踐，簡(jiǎn)要分析商標(biāo)使用的主體、對(duì)象及實(shí)際使用的界定。

　　關(guān)鍵詞：商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)；實(shí)際使用；商標(biāo)侵權(quán)；

　　商標(biāo)最基本的功能是識(shí)別，即將商標(biāo)所有人的商品或服務(wù)與其他人提供的同類(lèi)商品或服務(wù)區(qū)別開(kāi)來(lái)。但是，只有在商業(yè)活動(dòng)中使用，商標(biāo)才能發(fā)揮其識(shí)別作用。雖然世界上大多數(shù)國(guó)家都選擇了商標(biāo)權(quán)注冊(cè)取得制度，但是，從根本的意義上說(shuō)，商標(biāo)權(quán)不是注冊(cè)出來(lái)的，而是通過(guò)使用建立起來(lái)的。因此，采取注冊(cè)取得制度的國(guó)家和地區(qū)的商標(biāo)法無(wú)例外地都對(duì)注冊(cè)人有“使用注冊(cè)商標(biāo)”的要求，注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)一定期間不使用，該注冊(cè)商標(biāo)可被撤銷(xiāo)。①

　　此外，如果商標(biāo)權(quán)人在相當(dāng)期限內(nèi)不行使其權(quán)利，他人因信賴(lài)商標(biāo)權(quán)人不履行其義務(wù)或者不知道商標(biāo)權(quán)人權(quán)利的存在而使用了該商標(biāo)，這時(shí)商標(biāo)權(quán)人如果再行使商標(biāo)權(quán)，起訴他人侵犯其商標(biāo)權(quán)利，對(duì)在后商標(biāo)使用人來(lái)說(shuō)非常的不公平，也不符合誠(chéng)實(shí)信用原則。②因此，部分國(guó)家商標(biāo)法更明確規(guī)定，如注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)幾年未使用，注冊(cè)商標(biāo)所有人將無(wú)權(quán)對(duì)第三人使用相同或近似商標(biāo)主張侵權(quán)救濟(jì)。如德國(guó)商標(biāo)法規(guī)定如果商標(biāo)所有人在提出侵權(quán)請(qǐng)求之前 5 年內(nèi)，沒(méi)有進(jìn)行商標(biāo)使用的，則該商標(biāo)所有人無(wú)權(quán)請(qǐng)求禁令救濟(jì)、損害賠償金，也無(wú)權(quán)提出銷(xiāo)毀請(qǐng)求。③我國(guó)在2013年新修訂的商標(biāo)法中也增加了一條類(lèi)似規(guī)定，④將商標(biāo)未實(shí)際使用作為對(duì)抗商標(biāo)權(quán)人侵權(quán)訴求的有效理由，但是對(duì)于實(shí)際使用的界定，新《商標(biāo)法》雖在第48條⑤專(zhuān)門(mén)加以規(guī)定，但該條款仍沿襲原《商標(biāo)法實(shí)施條例》，僅僅規(guī)定了商標(biāo)使用的形式，對(duì)商標(biāo)使用的主體，商標(biāo)使用的商品范圍、地域范圍，商標(biāo)使用行為是否處于商標(biāo)權(quán)人的控制之下，是否是真實(shí)有效的使用等實(shí)踐性問(wèn)題，仍未有明確規(guī)定。

　　為更好的適用新《商標(biāo)法》第64條，本文結(jié)合新《商標(biāo)法》其他條款、《商標(biāo)法實(shí)施條例》及相關(guān)司法解釋?zhuān)瑓⒖计渌麌?guó)家立法規(guī)定，拋磚引玉，簡(jiǎn)要說(shuō)明一下新法規(guī)定的“商標(biāo)使用”在我國(guó)現(xiàn)行立法框架下應(yīng)如何解釋才能更好的平衡注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人與被訴侵權(quán)人的利益。

　　一、商標(biāo)使用的主體

　　《德國(guó)商標(biāo)法》第26條第(1)項(xiàng)規(guī)定：“以對(duì)因注冊(cè)商標(biāo)所產(chǎn)生之請(qǐng)求權(quán)的主張或注冊(cè)的持續(xù)有效取決于商標(biāo)已投入使用為限，商標(biāo)必須由其所有人在國(guó)內(nèi)真實(shí)使用于其所為之注冊(cè)的商品或服務(wù)之上，但對(duì)未使用存在正當(dāng)理由的除外。”《日本商標(biāo)法》第50條規(guī)定：“商標(biāo)權(quán)人、專(zhuān)用使用權(quán)人以及一般使用權(quán)人連續(xù)三年以上在日本國(guó)內(nèi)對(duì)各指定商品以及指定服務(wù)未使用注冊(cè)商標(biāo)時(shí)，任何人都可以要求就撤銷(xiāo)該商標(biāo)注冊(cè)的審判?！辈皇褂贸蜂N(xiāo)制度中商標(biāo)的使用義務(wù)本質(zhì)上都是一國(guó)商標(biāo)法對(duì)商標(biāo)注冊(cè)人或商標(biāo)權(quán)人的要求。從德國(guó)、日本的規(guī)定來(lái)看，也是將使用的主體限定為“其所有人”(德國(guó))或者“商標(biāo)權(quán)人、專(zhuān)用使用權(quán)人以及一般使用權(quán)人”(日本)，因此不難推出，商標(biāo)的使用主體一般要求是商標(biāo)所有人、注冊(cè)人或者得到授權(quán)的許可使用權(quán)人，才能滿(mǎn)足維持商標(biāo)注冊(cè)的“使用”要求。

　　我國(guó)新法第64條規(guī)定的商標(biāo)實(shí)際使用主體是“注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人”，依據(jù)2010年4月20日出臺(tái)的最高人民法院的司法解釋《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》之規(guī)定：“商標(biāo)權(quán)利人自行使用，許可他人使用以及其他不違背商標(biāo)權(quán)利人意志的使用，均可認(rèn)定屬于實(shí)際使用行為”。據(jù)此可推知，商標(biāo)使用的主體可以是商標(biāo)權(quán)所有人、獨(dú)占許可使用權(quán)人、普通許可使用權(quán)人及其他不違背其意志的使用人。但是，不違背其意志的使用應(yīng)如何解釋?zhuān)贿`背其意志是否以商標(biāo)權(quán)人知曉他人使用為前提？如何證明不違背其意志，是否需要商標(biāo)權(quán)人作出明確同意的意思表示，還是商標(biāo)權(quán)人知曉并容忍他人一直使用便可證明不違背其意志？事先未經(jīng)商標(biāo)權(quán)人同意，事后追認(rèn)能否認(rèn)定為商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人的使用，從而產(chǎn)生維持商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的效力？對(duì)此，筆者認(rèn)為不妨參考澳大利亞聯(lián)邦最高法院在Gallo公司訴Lion Nathan公司“Barefoot”商標(biāo)侵權(quán)案中的判決意見(jiàn)。在上述案件中，澳大利亞地方兩審法院均認(rèn)為非由Gallo公司控制的進(jìn)口，不能視為Gallo公司的商標(biāo)使用行為，不能視為‘Barefoot’商標(biāo)在澳大利亞的使用基礎(chǔ)。因此，也就不能作為Gallo公司主張他人侵權(quán)的前提。但澳大利亞聯(lián)邦最高法院最終推翻了地方法院的判決，認(rèn)為“商標(biāo)權(quán)人使用義務(wù)的滿(mǎn)足‘不以商標(biāo)權(quán)人對(duì)使用的實(shí)際知曉或授權(quán)’為前提；即使商標(biāo)權(quán)人對(duì)于這一商標(biāo)的使用行為并不知情，依然構(gòu)成商標(biāo)的使用。⑥

　　二、商標(biāo)使用的實(shí)際性

　　商標(biāo)必須實(shí)際投入使用，和消費(fèi)者發(fā)生接觸，才能發(fā)揮其指示商品來(lái)源的作用。而如果商標(biāo)未實(shí)際投入使用，也就無(wú)法發(fā)揮區(qū)分商品或服務(wù)來(lái)源的功能，更談不上產(chǎn)生混淆的可能了。因此，新法第57條第2款⑦將“混淆可能性”作為商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)，與新法第64條要求商標(biāo)權(quán)人必須將商標(biāo)實(shí)際投入使用才能獲得侵權(quán)救濟(jì)相得益彰。對(duì)于實(shí)際使用的界定，《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》中指出“沒(méi)有實(shí)際使用注冊(cè)商標(biāo)，僅有轉(zhuǎn)讓或許可行為，或者僅有商標(biāo)注冊(cè)信息的公布或者對(duì)其注冊(cè)商標(biāo)享有專(zhuān)用權(quán)聲明等的不宜認(rèn)定為商標(biāo)的使用”。因?yàn)椋D(zhuǎn)讓或許可以權(quán)利本身為交易標(biāo)的，但維持商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的使用必須以商標(biāo)為對(duì)象?？傊?，商標(biāo)的使用不能脫離商品和服務(wù)。

　　很多國(guó)家立法中明確規(guī)定商標(biāo)的使用必須是在商業(yè)活動(dòng)中真實(shí)而有效地使用。如美國(guó)1996年《蘭哈姆法》明確規(guī)定商標(biāo)的“商業(yè)上使用”指在一般貿(mào)易通常過(guò)程中真誠(chéng)地（bona fide use）加以使用，而非僅為保留其權(quán)利目的的使用；德國(guó)《商標(biāo)法》第26條第（1）款明確規(guī)定，“以商標(biāo)使用為理由對(duì)任一注冊(cè)商標(biāo)或注冊(cè)之維護(hù)提出主張者，該商標(biāo)應(yīng)由權(quán)利人于國(guó)內(nèi)就其注冊(cè)所表彰之商品或服務(wù)為真實(shí)之使用，但有正當(dāng)理由不使用者，不在此限”。相較于美國(guó)、德國(guó)對(duì)商標(biāo)使用“真誠(chéng)”或“真實(shí)性”的要求，我國(guó)規(guī)定的“實(shí)際使用”標(biāo)準(zhǔn)似乎不那么強(qiáng)調(diào)使用人的真實(shí)意圖，也未明確將僅為保留權(quán)利為目的的使用排除在“實(shí)際使用”之列。

　　但是，在實(shí)踐中不乏法院要求商標(biāo)使用具有真實(shí)性而非僅為保留商標(biāo)權(quán)利的判例。例如，在杭州油漆公司訴商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)及金連琴“大橋DAQIAO及圖”商標(biāo)復(fù)審糾紛案中，北京高級(jí)人民法院認(rèn)為：在復(fù)審3年期間里，使用復(fù)審商標(biāo)的商品銷(xiāo)售額僅為1800元，并僅有一次廣告行為投放于在全國(guó)發(fā)行量并不大的《湖州日?qǐng)?bào)》上，且上述銷(xiāo)售及廣告行為均發(fā)生在復(fù)審三年期間的最后三個(gè)月，故復(fù)審商標(biāo)的上述使用系出于規(guī)避《商標(biāo)法》第44條的規(guī)定以維持其注冊(cè)效力的象征性使用行為，而不是出于真實(shí)商業(yè)目的使用復(fù)審商標(biāo)。因此，該行為不足以產(chǎn)生維持復(fù)審商標(biāo)注冊(cè)的效力。⑧

　　此外，對(duì)于上述以維持注冊(cè)為目的，在撤銷(xiāo)期內(nèi)特殊期間所進(jìn)行的“緊急使用”，部分國(guó)家立法明確規(guī)定不應(yīng)產(chǎn)生維持商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的效力。例如，意大利《商標(biāo)法》第42條明確規(guī)定：“如果商標(biāo)所有人只是得知商標(biāo)的訴請(qǐng)或反訴將要提出之時(shí)才準(zhǔn)備開(kāi)始或重新開(kāi)始使用商標(biāo)的，該使用無(wú)效?！狈▏?guó)《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法典》第714-5條也規(guī)定：“注冊(cè)人如果是在其得知可能會(huì)有失效訴訟，并在該訴訟前3個(gè)月中進(jìn)行使用的，該使用無(wú)效。”另外，如日本《商標(biāo)法》也規(guī)定連續(xù)3年未使用的商標(biāo)在他人提出撤銷(xiāo)申請(qǐng)之日前往前推3個(gè)月的使用無(wú)效。

　　三、商標(biāo)使用的對(duì)象

　　商標(biāo)權(quán)人應(yīng)將商標(biāo)在核定使用的商品或服務(wù)上使用，如使用在核定的商品或服務(wù)之外，不視為注冊(cè)商標(biāo)的實(shí)際使用。商標(biāo)權(quán)人僅在核定的部分商品或服務(wù)上使用注冊(cè)商標(biāo)的，若在其余部分商品或服務(wù)上商標(biāo)不使用狀態(tài)達(dá)到法定期間，就未使用部分商品或服務(wù)的商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)仍面臨消滅的風(fēng)險(xiǎn)。如《商標(biāo)法實(shí)施條例》第41條規(guī)定：“商標(biāo)局、商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)撤銷(xiāo)注冊(cè)商標(biāo)，撤銷(xiāo)理由僅及于部分指定商品的，撤銷(xiāo)在該部分指定商品上使用的商標(biāo)注冊(cè)?！?

　　在實(shí)踐中，部分企業(yè)為了防止他人使用或注冊(cè)與自己商標(biāo)近似的商標(biāo)，對(duì)其核心商標(biāo)注冊(cè)防護(hù)性商標(biāo)若對(duì)防護(hù)性商標(biāo)嚴(yán)格適用《商標(biāo)法實(shí)施條例》第41條的標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)增加企業(yè)的使用義務(wù)和成本，使得防護(hù)性商標(biāo)制度的“防衛(wèi)”功能削弱。但若對(duì)防護(hù)性商標(biāo)使用要求放寬，也會(huì)使得商標(biāo)申請(qǐng)及注冊(cè)量虛高，同時(shí)妨礙了他人對(duì)商標(biāo)的選擇自由。2010 年《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)這一問(wèn)題予以一定程度的修正，規(guī)定：“商標(biāo)注冊(cè)人或者被許可使用人在指定使用的一種商品上使用注冊(cè)商標(biāo)的，在與該商品相類(lèi)似的商品上的注冊(cè)可予以維持?！币虼?，商標(biāo)所有人在核定的部分商品或服務(wù)上使用注冊(cè)商標(biāo)的，商標(biāo)所有人就該商標(biāo)在與該商品相類(lèi)似的商品上的注冊(cè)也可以予以維持，但不及于未實(shí)際使用該商標(biāo)的其他服務(wù)和不相類(lèi)似的商品范圍。⑨

　　新法第64條規(guī)定的“實(shí)際使用”的對(duì)象也應(yīng)做如上解釋?zhuān)瓷虡?biāo)必須在其核定的商品或服務(wù)范圍內(nèi)使用，如僅在部分商品或服務(wù)上使用注冊(cè)商標(biāo)，可以就其使用的相同或近似商品或服務(wù)向他人提出侵權(quán)請(qǐng)求，但不能因他人使用不相類(lèi)似商品或服務(wù)提出侵權(quán)請(qǐng)求。如此解釋也符合商標(biāo)法第57條“混淆可能性”的侵權(quán)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

　　結(jié)語(yǔ)

　　綜上所述，商標(biāo)必須實(shí)際投入使用，和消費(fèi)者發(fā)生接觸，才能發(fā)揮其指示商品或服務(wù)來(lái)源的作用。商標(biāo)使用的主體是商標(biāo)權(quán)所有人、獨(dú)占許可使用權(quán)人、普通許可使用權(quán)人及其他不違背其意志的使用人；商標(biāo)的使用必須是在商業(yè)活動(dòng)中真實(shí)而有效地使用而非僅為保留商標(biāo)權(quán)利，在知曉他人即將提出侵權(quán)請(qǐng)求后而進(jìn)行的緊急使用不能視為實(shí)際使用；如商標(biāo)僅在部分商品或服務(wù)上使用，只能以該部分商品或服務(wù)，或與之相似的商品或服務(wù)為基礎(chǔ)對(duì)第三人提出侵權(quán)請(qǐng)求。

　　注釋?zhuān)?

　　①參見(jiàn)田曉玲：《注冊(cè)商標(biāo)三年不使用撤銷(xiāo)制度研究》，載《學(xué)術(shù)論壇》，2010年第3期，第172頁(yè)。

　　②參見(jiàn)劉書(shū)瓊：《商標(biāo)法上的商標(biāo)使用研究》，中國(guó)政法大學(xué)碩士論文，2012年3月，第20頁(yè)。

　?、鄣聡?guó)《商標(biāo)和其他標(biāo)志保護(hù)法》第25條規(guī)定：（1）如果在請(qǐng)求提出之前5年內(nèi)，該商標(biāo)沒(méi)有根據(jù)第26條用于作為賴(lài)以提出這些請(qǐng)求的商品或服務(wù)上，只要該商標(biāo)在此日期前已至少注冊(cè)五年，則注冊(cè)商標(biāo)所有人應(yīng)無(wú)權(quán)對(duì)第三方提出任何第14條、18條和19條所述的請(qǐng)求。（2）原告對(duì)第14、18、19所述對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的侵權(quán)，通過(guò)起訴提出請(qǐng)求時(shí)，作為對(duì)被告異議的回應(yīng)，原告應(yīng)證明該商標(biāo)在提起訴訟前的5年內(nèi)，已依據(jù)第26條投入使用，并且用于作為其請(qǐng)求基礎(chǔ)的商品或服務(wù)上，只要在次日該商標(biāo)已至少注冊(cè)了五年。如果5年不使用的期限在提起訴訟后屆滿(mǎn)，作為對(duì)被告異議的回應(yīng)，原告應(yīng)該證明在庭審程序結(jié)束之前的5年內(nèi)，該商標(biāo)已經(jīng)依據(jù)第26條投入使用。對(duì)該裁定，只應(yīng)考慮使用得到證明的商品或服務(wù)。

　?、苄隆渡虡?biāo)法》第64條規(guī)定：“注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人請(qǐng)求賠償，被控侵權(quán)人以注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人未使用注冊(cè)商標(biāo)提出抗辯的，人民法院可以要求注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人提供此前三年內(nèi)實(shí)際使用該注冊(cè)商標(biāo)的證據(jù)。注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人不能證明此前三年內(nèi)曾經(jīng)實(shí)際使用過(guò)該注冊(cè)商標(biāo)，也不能證明因侵權(quán)行為受到其他損失的，被控侵權(quán)人不承擔(dān)賠償責(zé)任?！?

　　⑤新《商標(biāo)法》第48條規(guī)定：“本法所稱(chēng)商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于商品來(lái)源的行為?！?

　?、迏⒁?jiàn)董慧娟：《澳大利亞Barefoot案對(duì)商標(biāo)“使用”含義的突破及引發(fā)的思考》，載《電子知識(shí)產(chǎn)權(quán)》，2011年第5期，第79-83頁(yè)。

　?、咝隆渡虡?biāo)法》第57條規(guī)定：“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)：（一）未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)的；（二）未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類(lèi)似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的；”

　?、鄥⒁?jiàn)黃匯：《商標(biāo)撤銷(xiāo)制度中“使用”界定基本范疇研究》，載《知產(chǎn)產(chǎn)權(quán)》，2013年第6期，第9頁(yè)。

　?、釁⒁?jiàn)朱凡、劉書(shū)瓊、張今《商標(biāo)撤銷(xiāo)制度中“商標(biāo)使用”的認(rèn)定》，載《中華商標(biāo)》，2010年12月，第9頁(yè)。