文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司   尹瑩瑩

在專利局發(fā)出的權(quán)利要求不能得到說明書支持的審查意見中，經(jīng)常會看到這樣的審查意見：權(quán)利要求的上位概括范圍太寬，本領(lǐng)域技術(shù)人員無法預(yù)料該上位概念所包括的、說明書未公開的下位方案也能解決本發(fā)明的技術(shù)問題，從而權(quán)利要求書得不到說明書的支持。

　　關(guān)于這樣的通知書意見，筆者試圖從專利法和《審查指南》中的相關(guān)規(guī)定來闡述答復思路：

　　關(guān)于權(quán)利要求得到說明書的支持問題，專利法第26條第4款規(guī)定：權(quán)利要求書應(yīng)當以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。

　　《審查指南》對此的進一步解釋是：權(quán)利要求書應(yīng)當以說明書為依據(jù)，是指權(quán)利要求應(yīng)當?shù)玫秸f明書的支持。權(quán)利要求書中的每一項權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案應(yīng)當是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從說明書充分公開的內(nèi)容中得到或概括得出的技術(shù)方案，并且不得超出說明書公開的范圍。

——這里指出權(quán)利要求的技術(shù)方案可以是所述技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員從說明書的公開概括得出的技術(shù)方案。

《審查指南》進一步指出：如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員可以合理預(yù)測說明書給出的實施方式的所有等同替代方式或明顯變形方式都具備相同的性能或用途，則應(yīng)當允許申請人將權(quán)利要求的保護范圍概括至覆蓋其所有的等同替代或明顯變形的方式。 

——這里指出如何判斷是否能夠進行“概括”，即所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員可以“合理預(yù)測”其他“下位方案”都具備相同的性能或用途。
　　因此，在答復上述審查員的概括范圍太寬的具體意見時，可以從以上思路著手：說明書未公開的其他下位方案都具備相同的性能或用途。
　　怎么證明說明書未公開的其他下位方案都具備相同的性能或用途呢？下面以指南中的例子來說明：

指南中給出了一種概括較寬的權(quán)利要求，“控制冷凍時間和冷凍程度來處理植物種子的方法”。指南中講到“如果說明書中僅記載了適用于處理一種植物種子的方法，未涉及其他種類植物種子的處理方法，而且園藝人員也難以預(yù)先確定或評價處理其他種類植物種子的效果，則該權(quán)利要求也被認為未得到說明書的支持。除非說明書中還指出了這種植物種子和其他植物種子的一般關(guān)系，或者記載了足夠多的實施例，使園藝技術(shù)人員能夠明了如何使用這種方法處理植物種子，才可以認為該權(quán)利要求得到了說明書的支持。”

　　從中可得出以下信息：
　　如果要使得園藝人員能夠預(yù)先確定或其他種類植物種子的效果，可以或者指出這種植物種子和其他植物種子的一般關(guān)系，或者記載足夠多的實施例。

　　對于記載足夠多的實施例，多少才可以算是足夠多呢？筆者認為：必須多得使得園藝人員能夠明了如何使用這種方法處理其他植物種子。不能因為說明書記載了若干實施例，就認為園藝人員可以想到如何應(yīng)用于其他種子。這種思路可被認為是邏輯學的歸納論證中的一種：概括論證，即從關(guān)于選取樣本的知識進到某個關(guān)于整群事物的主張的論證。由于樣本的成員有某種特性，就推斷那群事物的所有成員都有相同的特性。舉例說，由于從一箱橘子中任選的3個特別好吃和多汁，就認為那箱中所有的橘子都特別好吃和多汁。而所有的歸納論證的結(jié)果都是或然的，即結(jié)果可能為真也可能為假。而指南中對此的要求是“可以合理預(yù)測說明書給出的實施方式的所有等同替代方式或明顯變形方式都具備相同的性能或用途”，結(jié)果不能或然真，必須為真。因此，實施例的數(shù)量不是保證。筆者認為，指南這里的“足夠多的實施例”意思是：多到使得園藝人員能夠明了如何使用這種方法處理其他種子。

　　也就是說，上述指南中的段落可總結(jié)為：可以或者指出這種植物種子和其他植物種子的一般關(guān)系，或者例子多到使得園藝人員能夠明了如何使用這種方法處理其他種子。

　　關(guān)于例子“多到使得園藝人員能夠明了如何使用這種方法處理其他種子”，如上所述，任何的歸納論證結(jié)果都是或然真的。那么，如果“例子多到使得園藝人員能夠明了如何使用這種方法處理其他種子”，則本領(lǐng)域技術(shù)人員不會是通過歸納推理來得到權(quán)利要求中概括的方案的，而只能通過“足夠多的”例子、從而看到這些足夠多的例子和未公開的例子之間的一般關(guān)系，進而得到權(quán)利要求中概括的方案。也就是說，即使足夠多的例子這種情況，也是需要使得能夠明了植物種子之間的一般關(guān)系的。

　　總之，筆者認為，要證明說明書未公開的其他下位方案都具備相同的性能或用途，關(guān)鍵還是在于闡述清楚實施例中公開的種子與未公開的種子之間的一般關(guān)系。

　　要闡述清楚一般關(guān)系，首先要看權(quán)利要求的技術(shù)方案要解決什么技術(shù)問題。這種一般關(guān)系必須結(jié)合發(fā)明要解決的技術(shù)問題來闡述，如果和發(fā)明要解決的技術(shù)問題無關(guān)，再多的“一般關(guān)系”也對爭辯沒有幫助。結(jié)合要解決的技術(shù)問題闡述“一般關(guān)系”也分兩種情況：1.權(quán)利要求中概括的方案包括的所有下位概念都具有屬性A，技術(shù)問題的解決正是與屬性A有關(guān)，從而根據(jù)說明書的公開可知其他未公開的下位概念也能解決相同的技術(shù)問題。2.權(quán)利要求的方案所針對的技術(shù)問題的解決不依賴于權(quán)利要求所概括的特征的具體下位概念，具體下位概念對權(quán)利要求所涉方案解決的技術(shù)問題沒有限制等作用。

　　其實以上陳述可認為是采用了邏輯學中的演繹推理中的假言三段論：
　　因為三角形A全等于三角形B。
　　三角形A等腰。
　　所以，三角形B等腰。

　　可以看出以上三段論的結(jié)論為真。在演繹推理中，結(jié)論要么為真，要么為假，不存在中間地帶。指南中給出的論證方法其實也是采用的演繹論證，其結(jié)論只能為真。 

　　下面以筆者的一個案子為例來闡述上述答復思路的應(yīng)用：

　　本申請權(quán)利要求1要求保護的技術(shù)方案為：

1. 一種用于檢測電網(wǎng)的三相電線上的接地故障的方法，所述方法包括：

監(jiān)視所述三相電線（30）上的殘余電流和所述電網(wǎng)中的殘余電壓；

檢測所述電網(wǎng)中的接地故障；

基于所述殘余電流和所述殘余電壓確定中性點導納或指示其的量；以及

將所確定的中性點導納或指示其的量與預(yù)定工作特性相比較，以檢測所述三相電線（30）上的接地故障，其特征在于，所述方法包括：

確定所述殘余電流的一個或更多諧波分量和所述殘余電壓的一個或更多諧波分量，該諧波分量具有頻率n*fn，使得n≥2且fn是基頻；

其中，使用所確定的所述殘余電流的一個或更多諧波分量的至少之一和所確定的所述殘余電壓的一個或更多諧波分量的至少之一來執(zhí)行所述中性點導納或指示其的量的所述確定。
 

該獨立權(quán)利要求1的一個從屬權(quán)利要求的表述為：根據(jù)一個或更多預(yù)定標準來選擇用于確定所述中性點導納或指示其的量的、所確定的所述殘余電流的一個或更多諧波分量的至少之一和所確定的所述殘余電壓的一個或更多諧波分量的至少之一。

　　針對上述從屬權(quán)利要求，審查員在審查意見通知書中評論道：附加特征部分的“一個或更多預(yù)定標準”概括了太寬的保護范圍。說明書中只列舉了根據(jù)該“一個或更多預(yù)定標準”進行選擇的部分示例。對于該上位概括所包含的其他標準，在申請文件中沒記載，并且依據(jù)申請文件所記載的內(nèi)容，本領(lǐng)域的技術(shù)人員有理由懷疑該上位概括所包含的一種或多種下位概念不能解決發(fā)明所要解決的技術(shù)問題，并達到相同或相似的技術(shù)效果。因此權(quán)利要求沒有以說明書為依據(jù)，得不到說明書的支持，不符合專利法第26條第4款的規(guī)定。

　　依照以上闡述的爭辯思路，需證明“一個或更多預(yù)定標準” 中包括的、說明書中未公開的其他下位概念也能產(chǎn)生相同的性能和用途。要么尋找出說明書中公開的預(yù)定標準和未公開的預(yù)定標準之間的共同屬性，這種共同屬性是需要結(jié)合發(fā)明要解決的技術(shù)問題來尋找的；要么證明無論采用怎樣的預(yù)定標準，都能夠解決發(fā)明要解決的技術(shù)問題，即預(yù)定標準的具體下位概念不會影響技術(shù)問題的解決。

　　根據(jù)說明書和權(quán)利要求書的公開，上述從屬權(quán)利要求的方案的主旨是根據(jù)一個或更多個預(yù)定標準來選擇用于確定所述中性點導納或指示其的量的、所確定的所述殘余電流的一個或更多諧波分量的至少之一和所確定的所述殘余電壓的一個或更多諧波分量的至少之一。該方案所導致的技術(shù)效果僅是：以某種方式限制用于確定中性點導納或指示其的量的殘余電流和殘余電壓的諧波分量的數(shù)量。
本申請的說明書沒有以任何方式限定應(yīng)如何限制上述數(shù)量或者為什么目的應(yīng)該限制上述數(shù)量。相反，僅提示了數(shù)量被限制。進行該限制的可能的原因可以包括例如：可用的計算能力有限，從而限制計算中包括的諧波分量的數(shù)量是可行的。另一個例子是取決于所使用的設(shè)備、實際測量準確度可能有限。本領(lǐng)域技術(shù)人員可以根據(jù)實際需要、例如進行限制的原因而采用任何合適的方式來限制所述的數(shù)量。針對不同的情況，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以采用相應(yīng)的標準來限制所述的數(shù)量。不管采用何種方式限制該數(shù)量，都不會影響上述從屬權(quán)利要求的技術(shù)方案的實現(xiàn)。

 因此，使用限制諧波分量的數(shù)量的任何預(yù)定標準都帶來了以下技術(shù)效果：限制了諧波分量的數(shù)量，因此解決了如何限制諧波分量的數(shù)量的技術(shù)問題。換句話說，如何限制諧波分量的數(shù)量這一問題通過使用一個或更多個預(yù)定標準得到解決，而與使用的具體標準無關(guān)。故此，針對以上案件的情況，可以采用第二種爭辯方式： 預(yù)定標準的具體下位概念不會影響權(quán)利要求方案所針對的技術(shù)問題的解決，從而權(quán)利要求的概括是合理的。
 

以上是筆者對答復審查員概括太寬這樣的審查意見的粗知拙見，望各位代理人指正！