文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 譚雅琦

　　商標(biāo)權(quán)是商標(biāo)權(quán)人的專屬權(quán)利范圍。在該權(quán)利范圍下，他人不得使用完全相同或近似的商標(biāo)在相同或類似的商品/服務(wù)上。因此，確定誰優(yōu)先享有商標(biāo)權(quán)利的歸屬，顯得尤為重要。在中國，基本遵循“申請日在先原則”，即誰先提交了注冊申請，則可以優(yōu)先獲得核準(zhǔn)注冊。而在美國，商標(biāo)權(quán)利歸屬的原則是“使用在先”，即誰先有真誠使用意圖并投入了使用，則可以優(yōu)先享有商標(biāo)權(quán)。

　　那不少企業(yè)便就此產(chǎn)生疑問了。既然美國商標(biāo)以使用在先確定商標(biāo)權(quán)利歸屬，那在美國申請注冊商標(biāo)又是怎么一回事？如果基于在先使用可以優(yōu)先獲得商標(biāo)權(quán)，對使用的標(biāo)準(zhǔn)又是如何要求的呢？對此，可簡要解答如下。

　　一、美國商標(biāo)使用與注冊商標(biāo)的關(guān)系

　　如上所述，“商標(biāo)使用在先”為美國確定商標(biāo)權(quán)利歸屬的基本原則。而在發(fā)展多年的該原則下，商標(biāo)注冊制度系該原則的例外。根據(jù)《美國商標(biāo)法》第7條（b）、（c）項的規(guī)定，主簿商標(biāo)注冊證明是表明商標(biāo)權(quán)人對該商標(biāo)享有專用權(quán)的初步證明，并且具有推定商標(biāo)權(quán)人為在先使用人的效力，除非有相反的證據(jù)證明。即當(dāng)申請人提交了商標(biāo)注冊申請后，則推定申請人在申請日有在先的使用，除非第三人有證據(jù)表明其使用在該申請日之前。

　　誠然，很多商標(biāo)申請人在申請日或申請日前并未投入實際使用，這也是美國商標(biāo)申請可以基于打算使用的原因。但在商標(biāo)正式核準(zhǔn)前，官方會給出一定期限，要求申請人進(jìn)行使用，并提供相應(yīng)使用證據(jù)，否則不予核準(zhǔn)注冊（基于第三國申請注冊或者馬德里國際注冊方式除外）。如此的制度安排，也平衡了注冊商標(biāo)需真實投入使用的基本原則。除非第三人提供在先使用證據(jù)表示反對，申請商標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)注冊后，也就具有了法律上的推定效力。

　　因此，對于在美國打算使用的商標(biāo)，先提交申請注冊，占住較早的申請日，也是百利而無害。當(dāng)然，商標(biāo)的生命仍在于使用，提交申請注冊后，需在美國市場使用，方可獲得并維系注冊商標(biāo)權(quán)利。

　　二、基于使用獲得商標(biāo)權(quán)之“使用”的標(biāo)準(zhǔn)

　　對于可建立商標(biāo)權(quán)的使用行為，基本的滿足條件系作為商標(biāo)的使用，即該標(biāo)識可以起到商標(biāo)的區(qū)分和識別作用。而若在商標(biāo)使用的前期，商標(biāo)經(jīng)過幾版形式的變化，只要不是實質(zhì)性變化，而沒有產(chǎn)生新的商業(yè)印象，則最初的商標(biāo)使用即可視為最早的商標(biāo)使用日 。

　　一般來說，如第六巡回法院在Allard Enterprises, Inc. 與Advanced Programming Resources, Inc.的案件中指出，“即使首次使用的量很小，而尚未建立深入的市場滲透或廣泛的市場認(rèn)知，但只要是真誠的商業(yè)使用，該首次使用即可建立相應(yīng)的商標(biāo)權(quán)利” 。且多數(shù)法院認(rèn)為，在雙方都有實際使用的案件中，對使用的考量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)高于僅以在先使用挑戰(zhàn)注冊商標(biāo)的情形 。此外，若僅是準(zhǔn)備進(jìn)行使用也一般不認(rèn)定可以獲得商標(biāo)權(quán) 。但實踐中情況千差萬別，對使用的標(biāo)準(zhǔn)判斷并沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。為更好把握可建立商標(biāo)權(quán)的使用標(biāo)準(zhǔn)，我們不妨先了解幾個美國判例，以窺探一二。

　　案例一：SNOB商標(biāo)案

　　在1974年的SNOB商標(biāo)案件 中，原告為法國一家香水制造商，多年來在當(dāng)?shù)丶捌渌貐^(qū)經(jīng)營“SNOB”品牌的香水。而被告自1951年起即在美國注冊了“SNOB”商標(biāo)，指定使用在香水等商品上。因此，原告的“SNOB”牌香水因在先商標(biāo)的存在而被擋在美國市場之外。但自注冊后20年以來，被告僅銷售了89瓶“SNOB”牌香水，總銷售額不超過600美金，總利潤不超過100美金。故原告基于被告對其商標(biāo)下的產(chǎn)品僅有少量的銷售記錄為由，要求第二巡回法院認(rèn)定被告沒有商標(biāo)權(quán)利。后法院支持了原告的主張，并認(rèn)定被告的使用看起來更像是阻礙潛在競爭者的計劃，因而其使用不足以建立商標(biāo)權(quán)。

　　案例二：SCRAMBLE商標(biāo)案

　　在1982年的SCRAMBLE商標(biāo)案件 中，原告打算在視頻游戲產(chǎn)品上使用“SCRAMBLE”商標(biāo)。該計劃被被告提前獲知。為搶占優(yōu)先使用日，被告在已有的商標(biāo)名牌上增加“SCRAMBLE”的標(biāo)識，且在原告使用之前率先銷售了5份游戲產(chǎn)品。后第二巡回法院認(rèn)定，被告僅在原有標(biāo)的基礎(chǔ)上貼上新標(biāo)的行為，明顯具有搶先預(yù)留商標(biāo)在先使用的惡意，故該在先使用尚不足以建立商標(biāo)權(quán)。

　　案例三：NEW WEST商標(biāo)案

　　與上個案例不同，NEW WEST商標(biāo)案件 的雙方在選用商標(biāo)時，互相并不知曉，但巧合的是都擬選用“NEW WEST”標(biāo)識作為新雜志的商標(biāo)。被告率先通過廣告招商、廣告宣傳發(fā)行、郵件訂閱的方式，獲得了公眾一定程度的認(rèn)知。原告在知曉后，立即將原本打算給廣告商的搶先預(yù)覽版發(fā)往各報刊亭發(fā)售。截止發(fā)售當(dāng)天，被告已獲得了接近14000份的訂閱。4天以后，被告發(fā)行了首版雜志，并銷售了1萬份。截止庭審時，被告已獲得了15萬的訂閱，而原告在發(fā)行搶先預(yù)覽版及一版常規(guī)刊物以后，停止了出版發(fā)行。后第九巡回法院認(rèn)定“NEW WEST”的商標(biāo)權(quán)應(yīng)歸屬被告，因被告的廣告宣傳在原告之前，且原告的搶先預(yù)覽版并非真正意義上的雜志，故不能算作商標(biāo)使用。

　　以上案例可以看出，在考量是否為“真誠的商業(yè)使用”時，可以考慮的因素包括以下幾個方面：1）首次使用后是否在合理期間內(nèi)有連續(xù)使用。若在首次使用后，大半年甚至一年都未再次進(jìn)行使用，而在此期間其他人進(jìn)行了善意、持久的使用，則該首次使用并不能建立商標(biāo)權(quán)；2）首次使用后使用的范圍、廣度及深度。如在合理期間內(nèi)，使用的范圍、銷量等沒有實質(zhì)增長，或少量的使用僅為阻礙其他善意競爭者的市場進(jìn)入，則也很難建立商標(biāo)權(quán)；3）首次使用是否具有惡意，如僅是原商標(biāo)的標(biāo)牌中強(qiáng)硬貼上新標(biāo)，則難謂善意；4）公眾的認(rèn)知，尤其是在判斷預(yù)先銷售是否可以建立商標(biāo)權(quán)的情形。即通過商標(biāo)使用行為，大部分的消費者已將該商標(biāo)與商品/服務(wù)來源建立了對應(yīng)關(guān)系，則該商品/服務(wù)提供商可優(yōu)先享有商標(biāo)權(quán)。

　　因此，對建立商標(biāo)權(quán)利的商標(biāo)使用標(biāo)準(zhǔn)雖可簡單概括為“真誠的商業(yè)使用”，但在面對不同的爭議方、不同的使用情形時，對使用的標(biāo)準(zhǔn)并沒有“一言可蔽之”的結(jié)論或“放之四海而皆準(zhǔn)”的標(biāo)準(zhǔn)。確立商標(biāo)權(quán)的歸屬，需結(jié)合具體情形個案權(quán)衡和判斷，考量哪一方有更真誠的使用意圖，有更廣泛深入的實際使用，更應(yīng)獲得商標(biāo)權(quán)利，以維護(hù)善意方的真誠使用，同時兼顧市場上的消費者已建立的合理信賴以及市場競爭的良性發(fā)展。這也是商標(biāo)之于經(jīng)營者、之于消費者、之于市場所應(yīng)具備的作用和意義。